Est-il obligatoire d'enregistrer une marque?

Sous une forme ou sous une autre, «suis-je obligé de déposer ma marque» est habituellement une des premières questions que se posera quelqu’un qui se lance dans l’aventure du dépôt de marque.

La plus simple – voire simpliste – des réponses serait «vous n’êtes pas obligé, mais vous devriez.» Voici pourquoi, dans des termes moins simplistes.

Vous pouvez utiliser une marque sans la déposer

En règle générale, il n’est pas nécessaire qu’une marque soit déposée pour pouvoir l’utiliser.

Dans certains pays, comme les États-Unis, c’est d’ailleurs tout le contraire: il est nécessaire d’utiliser la marque pour pouvoir en obtenir le dépôt.

Il existe des exceptions, puisque dans certains pays, des produits spécifiques – généralement des médicaments – ne peuvent être commercialisés sans une marque déposée.

Dans d’autres pays, les douanes peuvent exiger un certificat de dépôt de marque pour permettre à des produits de traverser les frontières, que ce soit à l’importation ou à l’exportation. En Chine, par exemple, les douanes retiennent souvent des produits si la marque est déposée par une autre entreprise que celle qui les transporte. Pour des entreprises fabriquant leurs produits en Chine, cela peut conduire à des ruptures de stock et des pertes dévastatrices.

Pourquoi devrais-je déposer ma marque ?

Si le dépôt de marque n’est pas obligatoire, alors pourquoi est-il important de le faire ? Ce peut-il se passer si la marque n’est pas déposée?

Pour expliquer l’importance du dépôt de marque, il faut tout d’abord comprendre la différence entre deux types de pays: ceux que l’on nomme communément «premier utilisateur» et ceux appelés «premier déposant».

Dans les grandes lignes, la différence est très simple.

Les pays appelés «premier utilisateur» sont ceux où les droits sur une marque sont conférés à la personne ou entreprise qui utilise la marque en premier dans ce pays. On les appelle parfois aussi les pays « de droit commun ».

Les pays «premier déposant» sont ceux où les droits sur une marque sont conférés à la personne ou entreprise qui dépose la marque en premier dans ce pays.

Pays «Premier déposant»

Dans les pays «premier déposant» comme l’Espagne, l’Argentine, la Chine, le Japon ou l’Égypte, pour n’en citer que quelques-uns, le dépôt de marque est absolument crucial.

Imaginez-vous que vous utilisez une marque dans un pays en négligeant de la déposer – ou en la laissant expirer. Si des tiers s’en rendent compte et déposent la même marque, ils pourraient vous forcer à cesser d’utiliser votre propre marque – ou vous extorquer de fortes sommes d’argent pour vous la revendre.

Il existe quelques recours légaux contre de telles personnes, notamment des demandes d’annulation pour mauvaise foi, mais ce sont généralement des processus très longs et coûteux, et qui exigent de présenter des preuves substantielles montrant que vous êtes bien le propriétaire légitime de la marque. Le résultat de ces actions est souvent douteux, et il n’est pas besoin de préciser que les dégâts infligés à votre business en attendant ces résultats peuvent être considérables.

Sans aller jusqu’à une fraude délibérée, n’importe qui peut déposer très facilement une marque suffisamment semblable à la vôtre pour créer une confusion, sans connaître l’existence de votre marque. Une fois le dépôt de leur marque assuré, ils pourraient vous empêcher d’utiliser votre marque s’ils pensaient qu’elle nuit à leurs intérêts.

Ce sont là des considérations générales et il existe des exceptions à la règle du «premier déposant» – en général pour ce que l’on appelle généralement des «marques notoires». Si Coca-Cola négligeait de déposer sa marque en Espagne (un scénario assez improbable, n’est-ce pas ?), cela ne signifie pas que vous pourrez la déposer ; votre demande de dépôt serait très certainement rejetée sur la base de la notoriété de la marque. Cependant, la plupart des entreprises ne peuvent pas compter sur la notoriété de leur marque pour préserver leurs droits.

Par conséquent, dans les pays «premier déposant», veiller soigneusement au dépôt et à la maintenance de votre portefeuille de marques est absolument indispensable, car toute erreur peut être désastreuse.

Pays «premier utilisateur»

Si dans les pays « premier utilisateur » les droits sur une marque sont conférés à ceux qui l’utilisent pour la première fois dans un territoire particulier, cela signifie-t-il que le dépôt de marque n’est pas nécessaire dans ces pays ?

Même s’il n’est pas aussi essentiel de déposer votre marque dans les pays «premier utilisateur» que cela l’est dans les pays «premier déposant», c’est tout de même hautement recommandé et peut vous épargner bien des frais et bien des migraines dans le futur.

Dans ces pays, même s’il ne confère pas un droit absolu sur une marque, le dépôt offre une présomption de propriété. Si votre marque est déposée, il sera présumé que vous en êtes le propriétaire légitime; si quelqu’un venait à contester ce fait, ce serait à lui d’apporter la preuve qu’il est en fait le légitime titulaire de la marque.

Par conséquent, si vous utilisez votre marque dans un pays «premier utilisateur», comme les États-Unis, Hong Kong ou les Émirats Arabes Unis, mais que vous ne l’y déposez pas, et que quelqu’un fait une demande de dépôt pour cette même marque, vous devriez pouvoir en empêcher le dépôt (ou l’annuler s’il a déjà été accepté) en démontrant que vous en avez fait un usage antérieur au dépôt dans cette juridiction. Cependant, ce serait un processus long et coûteux, qui peut être évité en déposant la marque dès le départ.

De plus, même dans des pays où les droits sont conférés au premier utilisateur, il peut être nécessaire d’avoir fait au moins une demande de dépôt pour pouvoir déposer des recours contre un tiers dont vous estimez qu’ils violent vos droits.

Établissez des priorités pour vos dépôts

Même si nous conseillons fortement de déposer votre marque dans tous les pays où vous l’utilisez, si votre budget ne le permet pas, vous devriez en priorité procéder dans les pays «premier déposant».

Si vous ne savez pas dans quelle catégorie se trouve le pays qui vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’un de nos Consultants de marque.

Autres avantages du dépôt de marque

Au-delà de vous assurer que vous pouvez utiliser une marque et éviter que d’autres puissent s’en servir, il existe d’autres avantages au dépôt de marque. Consultez notre blog et lisez les articles qui vous en présentent quelques-uns:

• Une marque déposée peut être un actif de valeur pour votre entreprise.
• Amazon offre certains privilèges aux titulaires de marques déposées.
• Une marque déposée peut vous être utile dans certains cas de cybersquatting et peut aussi être nécessaire pour acheter des noms de domaines pour certaines extensions.
• Un dépôt de marque peut vous permettre d’empêcher vos concurrents d’utiliser votre marque dans Google Adwords.
• Une marque déposée vous permet d’utiliser le symbole ®.