Gérer les objections et oppositions lors du dépôt de marques

Que sont les objections et oppositions de marques?

Lorsqu’une demande de dépôt de marque est présentée, le bureau des marques l’examinera afin de vérifier que la marque remplit tous les critères requis. Si au moins un de ces critères n’est pas rempli, la marque sera refusée. Ce refus initial peut porter des noms différents selon les juridictions. Parmi les noms couramment donnés on trouve objection, action officielle, rapport d’examinateur, refus initial, etc…

Les raisons du refus peuvent parfois porter sur des critères formels, comme une description des biens et/ou services insuffisamment claire, et celui-ci pourra alors être facilement surmonté. Cependant, une marque peut également être refusée si l’examinateur découvre des marques similaires ou identiques préalablement déposées, ou si la marque ne remplit pas les critères de distinctivité (si elle est générique, descriptive, indicative…)

Que puis-je faire si ma demande de dépôt de marque a reçu une objection ?

Lorsqu’une objection a été reçue, selon les motifs sur lesquels elle est basée, le déposant peut éventuellement la surmonter en présentant des arguments contre les conclusions de l’examinateur, indiquant pourquoi la marque devrait être acceptée ou amendant et/ou clarifiant les éléments de la demande ayant causé le refus initial.

Les délais de réponse varient considérablement selon les juridictions, et si aucune réponse n’est présentée, la marque sera considérée comme abandonnée, caduque ou refusée.

Comment puis-je éviter de futurs conflits avec une marque similaire ?

Si vous pensez qu’une marque similaire pourrait être en conflit avec la vôtre et que son existence pourrait constituer un obstacle au dépôt de votre marque, un accord de coexistence peut être négocié par les deux parties.

Un accord de coexistence peut être bénéfique pour les raisons suivantes :

• Il peut permettre d’éviter une objection de l’examinateur basée sur l’existence de la marque qui est concernée par l’accord.

• Il peut permettre d’éviter des actions d’oppositions entre les deux parties si l’accord est respecté.

• Il peut permettre d’éviter des actions en justice pour violations de droits de marque.

Veuillez considérer que les accords de coexistence ne seront pas tous validés ou pris en considération par les bureaux de marques. Si ceux-ci considèrent que la coexistence des deux marques pourrait causer une confusion pour le consommateur, ou être contraire à l’intérêt public, l’accord de coexistence pourra être ignoré par le bureau des marques. Les accords de coexistence ne peuvent être utilisés pour contrôler certains secteurs du marché, promouvoir la concurrence déloyale ou créer des monopoles.

Qu’est-ce qu’un accord de coexistence ?

Un accord de coexistence est un contrat passé entre deux titulaires de marques, par lequel ils déclarent formellement qu’aucune des marques n’affecte les intérêts de l’autre lorsqu’elles sont utilisées dans des territoires donnés et pour certains produits et/ou services, tant que sont respectés certains critères de comportement ou engagements. Ces contrats indiquent aussi qu’aucune des parties ne s’opposera au dépôt ou à l’usage de la marque de l’autre partie tant que les engagements pris sont respectés.

Au minimum, un contrat de coexistence doit comporter :

• une identification claire des deux parties.

• une identification claire des deux marques que les propriétaires souhaitent voir coexister.

• une identification claire des classes, produits et services auxquels chaque marque est limitée et pour lesquels elle est ou sera déposée et utilisée.

• une identification claire des pays ou territoires dans lesquels le contrat sera valide.

Qu’est-ce qu’une opposition de tiers à une demande de dépôt de marque ?

Une opposition est une action menée par n’importe quelle tierce personne qui cherche à empêcher le dépôt d’une marque. Des tiers peuvent présenter une opposition lorsqu’une marque dont ils estiment qu’elle pourrait nuire à leur négoce ou leurs intérêts légitimes est publiée. Dans la majorité des juridictions, une période ou un créneau déterminés sont prévus au cours du processus de dépôt de marque pour que des tiers puissent présenter des oppositions.

Parmi les raisons qui peuvent pousser des tiers à présenter une opposition à une demande de marque, figurent les suivantes :

• La tierce personne est propriétaire de marques identiques ou similaires ;

• La tierce personne pense que la marque publiée pourrait être confondue avec la sienne sur le marché ;

• La tierce personne estime que la marque est déposée de mauvaise foi ;

• La tierce personne considère que la marque ne remplit pas les critères pour être déposée.

La durée de la période d’opposition varie selon les juridictions.

Que puis-je faire si ma demande de dépôt de marque reçoit une opposition ?

Les chances de surmonter une opposition dépendent des mérites de chaque cas. Dans la plupart des cas, les procédures d’oppositions finissent par être plus coûteuses que le prix d’une demande de dépôt. Sachant cela, il arrive souvent que l’opposant présente ce recours en espérant dissuader le déposant de défendre sa marque. Dans certaines juridictions, ne pas défendre sa demande de marque dans le temps imparti en causera automatiquement l’abandon. Cependant, si une marque est un élément fondamental de votre négoce, défendre votre marque contre une opposition reçue peut valoir le temps et la dépense qui y sont consacrés.

Bien que les arguments qui peuvent être utilisés pour défendre une marque dépendent de chaque circonstance individuelle, ils concernent en général les raisons qui font que la marque ne provoque pas de confusion sur le marché avec celle de l’opposant, ou qui font que le déposant a des droits légitimes sur la marque (par exemple, suite à un usage réel de la marque pendant une longue période, la conduisant à une reconnaissance sur le marché).

Une marque déposée peut-elle être annulée, invalidée ou révoquée ?

Oui. Des procédures et recours légaux pour obtenir l’annulation du dépôt d’une marque sont possible dans la grande majorité des juridictions. Les motifs sur lesquels de tels recours peuvent être basés varient selon les juridictions. Cependant, quels que soient ces motifs, l’existence de la marque doit d’une façon ou d’une autre affecter les droits de la personne qui présente la demande d’annulation.

Exemples de motifs pour lesquels une demande d’annulation peut être faite :

• Si une marque déposée peut être confondue avec une marque préalablement déposée

• Si une marque est devenue générique depuis son dépôt. C’est le cas des marques qui ne parviennent plus à distinguer les biens ou services d’un commerçant de ceux d’un autre, et qui sont largement utilisées sur le marché pour évoquer un bien ou un service, quel que soit sa provenance.

• Si une marque a été déposée de mauvaise foi.

• Si la marque déposée est connue ou célèbre, et que le déposant n’en est pas le propriétaire légitime ou autorisé par celui-ci.

• Si la marque n’a pas été l’objet d’un usage réel et effectif pendant un certain nombre d’années.

Les motifs qui sont acceptés, s'il en existe, dépendent de la juridiction.