Comment décrire les produits et services d'une marque

L’une des idées reçues au sujet des dépôts de marques les plus répandues parmi les non-initiés est de croire qu’ils pourront empêcher quiconque d’utiliser leur marque. Si elle est en partie vraie, cette affirmation doit être nuancée.

• Tout d’abord, les marques ont une validité territoriale – elles ne confèrent une protection que dans les pays où elles sont déposées. Nous vous recommandons de consulter notre article sur les Marques Déposées et Leurs Limitations Territoriales pour plus d’informations à ce sujet.
• Deuxièmement, dans certaines juridictions, la propriété réelle est attribuée au premier utilisateur, et non pas au premier déposant. Il est cependant conseillé de déposer la marque dans ces juridictions afin d’éviter tout futur conflit.
• Enfin, et c’est de cela que nous traiterons aujourd’hui, le dépôt d’une marque offre une protection uniquement pour les produits ou services inclus dans la description présentée auprès de l’office des marques local.

Décrire vos produits ou services

Pour cette raison, la description des produits et/ou services en lien avec lesquels la marque va être utilisée est une des composantes essentielles d’une demande de dépôt. Produire une description à la fois exacte et conforme aux exigences des offices de marques locaux est une étape des plus critiques et parfois des plus délicates ; une marque déposée avec une description incorrecte, même si elle est déposée, pourrait bien se révéler absolument inutile à son propriétaire, ou laisser la porte ouverte à des tiers qui pourraient s'approprier la marque pour d’autres produits ou services qui présenteraient un intérêt pour le déposant original.

Il y a de nombreux facteurs à considérer, mais avant toute chose, il est essentiel que vous sachiez ce que vous vendez – et ce que vous prévoyez de vendre. Trop souvent, un agent de marques a reçu de ses clients, à la place d’une description de produits ou services, un lien vers leur site web et une phrase lui enjoignant de « jeter un œil et trouver une description. » Si cela peut fonctionner pour Ben and Jerry’s – un seul coup d’œil à leur site suffit à comprendre qu’ils vendent des glaces – imaginez un agent visitant le site de Sony et essayant de faire une liste exhaustive de tous leurs produits. Non seulement ce serait extrêmement chronophage, mais le risque serait grand que l’agent oublie certains produits et par conséquent ne les inclue pas dans la demande de dépôt. De plus, les produits que vous prévoyez de commercialiser dans le futur devraient aussi être inclus, et comment un agent pourrait-il deviner lesquels rien qu’en visitant votre site ? En résumé, vous êtes celui ou celle qui connaît le mieux votre propre négoce, et par conséquent c’est vous qui devez fournir la description préliminaire.

La classification de Nice

Afin de faciliter le travail des agents et examinateurs de marques, la plupart des pays ont adhéré à l’Accord de Nice de 1957, appliquant par là-même ce qui est maintenant un des fondamentaux du dépôt de marque dans le monde entier : la classification de Nice.

Cette classification regroupe des produits et services similaires en différentes catégories appelées des classes. Il y en a 34 pour les produits et 11 pour les services ; l’intitulé de chaque classe donne une idée générale du type de produits ou services inclus dans chaque classe, par exemple :

• Classe 3 - Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

Pour chaque classe, la classification de Nice propose une liste non-exhaustive et alphabétique d’éléments qui lui appartiennent. Cependant, les classes ne se limitent pas aux produits ou services inclus dans la liste ; si un produit ou service n’est pas expressément listé, il devra être classifié en fonction de sa nature ou de son type.

Lors d’une demande de dépôt de marque dans un pays qui utilise la classification de Nice, le déposant devra non seulement fournir une description de ses produits ou services, mais aussi déterminer à quelle(s) classe(s) ils appartiennent, et par conséquent, dans quelle(s) classe(s) ils veulent déposer leur marque.

  TOP 3 DES CLASSES DANS LES DÉPÔTS DE MARQUES :

• Classe 35 - Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

• Classe 9 - Instruments scientifiques, photographiques et de mesure, appareils d’enregistrement, ordinateurs et logiciels.

• Classe 25 - Vêtements, chaussures, chapellerie.

Il est intéressant de noter que, comme il est mentionné plus haut, la classification de Nice a été créée en 1957, et bien qu’elle soit constamment vérifiée et actualisée – la version actuellement utilisée est la 10ème édition – elle n’a pas vraiment prédit la croissance exponentielle du secteur tertiaire ou l’explosion technologique, ce qui explique le déséquilibre de la répartition des classes dans les demandes de dépôt actuelles au niveau mondial : en 2014, la classe 35, qui comprend la publicité et l’administration commerciale, était incluse dans presque 10% des demandes, tandis que la classe 9, à laquelle appartiennent tous les appareils électroniques, apparaissait dans 6.8% de l’ensemble des demandes. (Source : WIPO statistics)

Comment choisir dans quelle(e) classe(s) vous devez déposer votre marque

Armé de la liste exacte et précise de produits et services que vous avez précédemment produite, vous pouvez maintenant déterminer dans quelle classe ou classes votre marque doit être déposée.

Les susmentionnés Ben and Jerry’s, par exemple, taperont “crèmes glacées” dans le champ de recherché, appuieront sur « entrée », et verront apparaître ceci:

Dans ce cas précis, c’est plutôt simple. Cependant, peut-être que votre liste inclut de nombreux produits, ou que ceux que vous avez cherchés dans l’outil de recherche de classes n’ont pas donné de résultat – peut-être que vous avez utilisé un vocabulaire légèrement différent de celui de la classification de Nice. C’est là que l’aide d’un agent de marque spécialisé peut être précieuse, grâce à son expérience et à ses connaissances qui lui permettent de réaliser une classification correcte de vos produits et services et d’assurer à votre marque une protection optimale.

Classes liées et marques coexistentes

Ainsi que nous l’avons vu précédemment, le dépôt d’une marque confère une protection uniquement en relation avec les produits ou services inclus dans la description présentée auprès du bureau des marques, c’est pourquoi deux marques similaires ou même identiques peuvent coexister pacifiquement sur le même territoire, à condition qu’elles soient utilisées pour commercialiser des produits ou services différents. 

C’est ce que se produit en France avec les marques Mont Blanc:

Pourquoi peuvent-elles coexister ? Parce qu’aucun consommateur n’irait s’imaginer que la crème dessert Mont Blanc disponible pour quelques euros dans les rayons de n’importe quel supermarché français est produite par la même société que celle qui produit des stylos à plume luxueux et coûteux vendus dans des boutiques très chics. La coexistence de ces deux marques n’est donc pas une source de confusion pour le consommateur lambda. Les marques sont déposées dans des classes différentes pour des produits différents.

Cela signifie-t-il que des marques peuvent automatiquement coexister si les produits ou services commercialisés sous leur nom appartiennent à des classes différentes ?

C’est plus compliqué. Même si la classification rassemble et regroupe les produits similaires, cela ne veut pas dire que des biens appartenant à des classes différentes ne peuvent pas être connectés. Ainsi, la bière appartient à la classe 32, alors que le reste des boissons alcoolisées appartient à la classe 33. Cependant, si vous voyiez une bouteille de tequila portant le nom « Corona », vous penseriez aussitôt qu’elle est produite par une fameuse société mexicaine de bière. C’est pour cela que l’on considère que certains des produits des classes 32 et 33 sont intrinsèquement connectés, et une demande faite dans l’une de ces classes aura de fortes probabilités de recevoir une objection s’il existe déjà une marque déposée ou en cours de dépôt dans l’autre classe pour des produits similaires. 

Parfois, la relation entre des produits et services de classes différentes est plus subtile. Ainsi, si l’on essayait de déposer la marque d’une boutique d’animaux de compagnie nommée « Tefal », on n’aurait sans doute aucun problème pour la déposer dans la classe 35. En revanche, si la boutique ainsi nommée vendait de l’électroménager et des ustensiles de cuisine, les consommateurs associeraient forcément la boutique aux bouilloires, votre grille-pain et poêles (classe 11) de la fameuse marque Tefal. Par conséquent, même si Tefal n’avait pas de marque déposée dans la classe 35, la demande de dépôt dans la classe 35 pour une boutique d’électroménager n’aboutirait certainement pas, puisqu’elle induirait les consommateurs en erreur. 

C’est pourquoi, même si vous n’envisagez pas de déposer votre marque dans toutes les classes connectées, il peut être judicieux d’y réaliser une recherche de marques identiques ou similaires, puisque l’existence de telles marques pourrait constituer un fondement pour une objection ou une opposition à votre marque. 

Il faut également noter que la politique concernant la coexistence de marques similaires ou identiques varie selon les pays. Par exemple, en Suisse, l’existence d’une marque déjà déposée pour des produits identiques ne sera pas un motif de refus. Dans ce pays, c’est au propriétaire de la marque existante qu’incombe la responsabilité de s’opposer au dépôt de la nouvelle marque. À l’extrême inverse, dans des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, les examinateurs accordent plus d’importance à la relation entre les produits et services qu’à la classe dans laquelle les marques sont déposées. Il est donc toujours conseillé de demander l’avis d’un expert local afin de déterminer si une marque pourra ou non être déposée en fonction des pratiques et politiques de chaque office des marques.

Différents pays, différentes règles

Même dans le cadre de la classification de Nice, il y a des différences dans la façon dont elle est appliquée dans de nombreux pays. Par exemple, la Chine utilise ses propres sous-classes à l’intérieur de chaque classe de Nice, et les marques peuvent y coexister dans la même classe si les produits ou services appartiennent à des sous-classes différentes.

Le degré de détail et de spécification nécessaire dans une description dépend également de la juridiction. Tandis qu’en Union Européenne vous pouvez inscrire votre produit sous le nom de « logiciel téléchargeable » et rien de plus, aux États-Unis il vous faudra indiquer à quoi sert ce logiciel. Cela peut conduire à une liste fort longue si vous produisez de nombreuses sortes de logiciels… 

Ce ne sont que des exemples des différences à considérer. Somme toute, votre description doit être taillée sur mesure pour s’adapter aux régulations des bureaux de marques auprès desquels la marque sera déposée, et pour cela il est conseillé d’engager les services d’un agent local ou d’un avocat. 

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