Les Marques Déposées et leurs Limitations Territoriales

Trademark validity

Les marques déposées n’offrent de protection que dans le pays dans lequel elles sont enregistrées, ainsi que ses dépendances territoriales s’il en possède. En règle générale, avoir une marque déposée dans un pays n’empêche pas que d’autres déposent la même marque dans d’autres pays ou territoires.

Par exemple, déposer votre marque en France n’empêche en aucune façon que d’autres la déposent aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, en Angola ou au Pérou. Une marque déposée en France ne confère de protection qu’en France et dans ses dépendances territoriales, à savoir : la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

De plus, déterminer qu’une marque pourra être déposée dans un pays donné n’implique en aucun cas que cette même marque pourra être déposée avec succès dans d’autres pays.

Exemples de marques connues qui ont souffert de ces limitations territoriales :

Des Whoppers sans le King en Australie

Burger King n’existe pas en Australie. Les Australiens peuvent quand même déguster un whopper; ils doivent juste aller chez Hungry Jack's. Hungry Jack's est la marque sous laquelle on retrouve Burger King en Australie. Dans les années 70, quand Burger King a commencé à s’implanter en Australie, ils ont eu la surprise de découvrir qu’une marque identique avait déjà été déposée et était utilisée dans la ville d’Adélaïde. Bien que la marque ait depuis été abandonnée, les contrats de franchise entre Burger King Corporation et son partenaire local l’obligent à continuer d’utiliser Hungry Jack’s en tant que version locale de Burger King.

Petite Corona en Espagne

La fameuse bière (en réalité est-ce plus que de l’eau gazeuse jaune ?) a dû changer son nom en Coronita pour entrer sur le marché espagnol, puisque la marque Corona avait été préalablement déposée par la société vinicole Torres. Cependant, la rumeur court que Coronita, aujourd’hui propriété de AB Inbev (Anheuser-Busch), pourrait enfin être vendue sous le nom de Corona à partir de juin 2016. Le conflit autour de la marque semble sur le point de se résoudre après plus de deux décennies.

D’aucuns ont pu dire que la raison pour laquelle Corona (mot espagnol signifiant Couronne) avait été forcée de changer son nom était liée à la famille royale espagnol… Calomnie !

Dunkin' sans donuts en Espagne

Le géant américain du donut et du café n’a pas pu garder son nom de Dunkin' Donuts a son entrée sur le marché américain, car le mot “Donuts” était une marque déposée appartenant au géant local des pâtisseries Panrico (vous parlez d’une marque générique!). Depuis, il a ouvert des dizaines de magasins à travers l’Espagne sous le nom de Dunkin' Coffee.

Target et sa jumelle Australia

Pouvez-vous résoudre cette énigme? Target, le géant du retail basé à Minneapolis, n'opère pas en Australie. Et pourtant, il y a plus de 250 magasins Target ouverts en Australie.

Target Australie n'a aucun rapport avec Target Corp., le propriétaire de la marque déposée aux États-Unis. Cependant, Target Australie a exactement la même marque, nom et logo, que celle qui est déposée en Australie depuis plus de 30 ans.

Les marques sont des affaires locales et ne sont protégées que dans le pays où elles sont déposées. Les deux marques ayant une immense renommée dans leurs marchés respectifs, et les deux géants du retail concurrents ayant pour but de s'étendre à l'international dans le futur, des conflicts liés à la marque Target en dehors des États-Unis et de l'Australie sont presque inévitables.

Comment déterminer dans quels pays vous devez déposer votre marque

Afin de conférer à votre marque une protection mondiale, il vous faudrait la déposer dans chaque pays. Cependant, ce procédé est très cher et pour l’essentiel n’en vaut pas vraiment la peine. A moins que les États Fédérés de Micronésie ou São Tomé et Príncipe soient des marchés significatifs pour vos produits ou services, vous pouvez vous permettre de sauter le dépôt dans ces pays. 

Où devez-vous donc déposer votre marque? Même si la réponse varie bien sûr selon les intérêts de chaque société ou individu, les pays où vous devez déposer votre marque sont ceux qui répondent aux questions suivantes :

  1. Dans quels pays offrez-vous actuellement vos produits ou services?
  2. Dans quels pays prévoyez-vous d’offrir vos produits ou services dans le future?

* En ce qui concerne la Chine, vous devez y accorder une attention particulière même si ce n’est pas un pays que vous considérez comme pertinent. Pour plus d’informations sur les marques en Chine cliquez ici.

Même si c’est une erreur que bon nombre de sociétés finissent par commettre, l’un des domaines où vous ne devez pas mégoter est la protection de votre marque. Pourquoi y investir du temps, de l’argent et de l’huile de coude si c’est pour que quelqu’un se l’approprie ou en bénéfice sans vous payer votre dû ? Lorsque cela arrive, la solution coûte toujours plus cher que si vous aviez déposé la marque avant.

Ne jouez pas à la roulette russe avec votre société. Si votre budget n’a aucune chance de couvrir les frais de dépôt dans tous les pays, contactez un expert pour décider quelle stratégie adopter pour une protection optimale de votre marque en fonction de vos moyens.

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Author: Conrad Fahrenkrug Attorney-at-law @ iGERENT

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