Audit de marques : les points à vérifier avant une acquisition

Lors de l’achat d’une entreprise, une partie de sa valeur peut reposer sur le nom sous lequel elle est connue. Avant de vous engager, vous devez savoir qui détient les droits sur ce nom, quelle protection existe et si des restrictions risquent de compromettre vos projets.

Un audit de marques, également appelé due diligence de marques dans le cadre d’une acquisition, structure cette analyse autour de trois questions : Quels droits sont inclus ? Qu’est-ce qui pourrait en réduire la valeur ? Que faut-il régler avant la réalisation de l’opération ?

Utilisez la checklist ci-dessous pour organiser les pièces et signaler les points à examiner aux professionnels qui vous accompagnent. L’étendue de l’audit doit tenir compte de l’importance de la marque, des pays concernés et de la structure de l’acquisition.

Checklist d’audit de marques en un coup d’œil

Pour chaque vérification, consignez les pièces examinées, les informations manquantes et la personne chargée de la prochaine action.

1. Définir l’opération et les marques prioritaires

Commencez par préciser ce que vous acquérez et l’usage que vous comptez en faire.

Lors d’une acquisition de titres, la société titulaire d’une marque peut en rester propriétaire. Lors d’une acquisition d’actifs, les droits de marque concernés peuvent devoir être transférés à l’acquéreur. La structure de l’opération influence donc la vérification de la titularité et les documents nécessaires.

Déterminez :

• Quelles activités, marques, dénominations de produits, logos et signatures publicitaires sont inclus.
• Quelles marques contribuent le plus au chiffre d’affaires ou à la reconnaissance de l’entreprise.
• Dans quels pays l’entreprise exerce actuellement son activité.
• Quels pays, produits ou canaux de vente figurent dans les projets de l’acquéreur.
• Si certaines marques ou certains territoires sont expressément exclus.

Donnez la priorité aux droits qui justifient le prix d’acquisition et le plan de croissance. Un ancien logo secondaire et la marque apposée sur tous les produits ne nécessitent pas forcément le même niveau d’attention.

2. Établir et vérifier l’inventaire des marques

Demandez un état du portefeuille comprenant les marques enregistrées, les demandes en cours et les marques non enregistrées utilisées par l’entreprise. Demandez aussi des informations sur les droits expirés ou abandonnés lorsqu’elles peuvent expliquer une lacune.

Pour chaque demande ou enregistrement, relevez :

• La marque et son numéro de demande ou d’enregistrement.
• Le déposant ou le titulaire inscrit.
• Le pays ou le système régional.
• Le statut actuel.
• Les produits et services couverts.
• Les dates pertinentes de dépôt, d’enregistrement et de maintien des droits.

Comparez cet état aux registres officiels ainsi qu’au site web, aux emballages, au catalogue et aux publicités de l’entreprise.

Cette comparaison permet de repérer des actifs absents du tableau du vendeur. L’entreprise peut, par exemple, avoir lancé un nouveau nom de produit sans l’ajouter à son inventaire.

Considérez les écarts comme des points à éclaircir. Un tableau obsolète ne prouve pas l’absence d’un droit, mais il impose de vérifier l’inventaire.

3. Confirmer la titularité et la chaîne des transferts

La société qui vend l’activité ne détient pas nécessairement toutes les marques qui y sont associées.

Un fondateur peut avoir déposé une marque en son nom personnel. Une autre société du groupe peut détenir le portefeuille. Une acquisition antérieure peut avoir laissé des documents de transfert incomplets.

Reconstituez la titularité à partir des cessions, fusions et changements de dénomination pertinents. Vérifiez que les documents identifient correctement les parties et les droits, et faites examiner les exigences applicables au transfert par les conseils locaux.

Comparez ces documents au registre actuel. Aux États-Unis, l’USPTO précise que l’inscription d’une cession ne détermine pas sa validité. Une mention dans une base de données ne remplace donc pas l’examen des actes qui la fondent.

Distinguez un transfert non inscrit d’un transfert inexistant ou défectueux. Les mesures à prendre peuvent être différentes.

Si la titularité reste incertaine, identifiez les preuves ou démarches juridiques nécessaires avant de considérer que le vendeur peut transmettre la marque.

4. Vérifier le statut, la couverture et les échéances

Le certificat d’enregistrement constitue un point de départ. Consultez le dossier à jour pour repérer les modifications, limitations, radiations et procédures en cours.

Comparez ensuite la protection au projet commercial :

• L’enregistrement couvre-t-il les produits ou services concernés ?
• Protège-t-il le nom, le logo ou la version réellement utilisés ?
• Une protection existe-t-elle dans les pays importants pour l’opération ?
• Des demandes importantes sont-elles encore en cours ?
• Des échéances de maintien des droits ou de réponse approchent-elles ?

Lisez le libellé exact des produits et services, sans vous limiter aux numéros de classes.

Les droits de marque sont territoriaux, comme l’explique le guide de l’OMPI sur la protection des marques. Une protection sur un marché ne doit pas être assimilée à une protection partout. Pour les enregistrements relevant du système de Madrid, examinez le statut et l’étendue de la protection dans chaque juridiction désignée pertinente.

Vérifiez également les exigences locales de maintien des droits. Par exemple, les enregistrements américains nécessitent certaines formalités de maintien ; vérifier uniquement la date de renouvellement peut donner une vision incomplète.

Désignez un responsable pour les échéances intervenant pendant les négociations et immédiatement après la réalisation de l’opération.

5. Examiner les preuves d’usage

Demandez des éléments montrant comment, où et quand les marques importantes ont été utilisées.

Il peut s’agir de factures, d’emballages, de catalogues, de publicités et d’archives de sites web datés. Classez-les par marque, pays, produits ou services concernés et période.

Recherchez les écarts concrets :

• Un logo enregistré a été remplacé par un visuel sensiblement différent.
• L’entreprise a cessé de commercialiser une gamme importante.
• Les preuves de ventes concernent un autre territoire.
• Un licencié utilise la marque, mais le contrat correspondant manque.

Les conséquences juridiques de l’usage, du défaut d’usage et des modifications d’une marque dépendent de la juridiction et des circonstances. Demandez une analyse locale lorsque les pièces soulèvent des questions.

Une capture d’écran récente ne prouve pas l’usage de tout le portefeuille. L’audit doit déterminer si les éléments disponibles concernent bien les droits et les périodes pertinents.

6. Examiner les licences et les restrictions contractuelles

Analysez les accords qui affectent la capacité de l’entreprise à utiliser, concéder sous licence, transférer ou développer ses marques.

Ils peuvent comprendre :

• Les licences de marques accordées et obtenues.
• Les contrats de franchise et de distribution.
• Les accords de coexistence et les accords mettant fin à des litiges.
• Les conventions de sûreté et autres documents de financement.
• Les accords issus d’acquisitions antérieures.

Vérifiez les limites territoriales, restrictions de produits, exclusivités, droits de résiliation, obligations de contrôle de qualité et consentements éventuellement nécessaires à l’opération.

L’OMPI distingue la concession d’une licence du transfert de propriété. Déterminez sur quel fondement l’entreprise exploite chaque marque importante pour son activité.

Demandez aux conseils chargés de l’opération de déterminer si les sûretés pertinentes nécessitent des recherches au-delà des registres de marques et quelles mainlevées pourraient être requises.

La question commerciale est simple : l’acquéreur pourra-t-il utiliser la marque comme prévu après la réalisation de l’opération ?

7. Rechercher les litiges et les droits de tiers

Demandez des informations sur les litiges en cours et les menaces de réclamation, notamment les oppositions, procédures en annulation ou en déchéance, actions en contrefaçon et mises en demeure.

Incluez les litiges déjà réglés. Un accord peut continuer à limiter les territoires ou les conditions d’utilisation de la marque.

Pour chaque dossier important, identifiez :

• Les droits et territoires concernés.
• Le stade actuel de la procédure.
• Les prochaines échéances.
• Les avis déjà obtenus et les preuves disponibles.
• Les conséquences possibles sur les ventes, l’expansion ou la poursuite de l’usage.

Évaluez la nécessité d’actualiser les recherches pour les marques prioritaires et les marchés envisagés. Les Services de Recherche de Marques d’iGERENT aident à évaluer les marques potentiellement conflictuelles dans le cadre d’un projet de dépôt ou d’expansion.

La recherche de marques constitue une partie de l’audit. Les actes de propriété, les restrictions contractuelles et les dossiers de litiges nécessitent un examen distinct.

8. Vérifier les domaines et les autres actifs liés à la marque

Identifiez les noms de domaine et les comptes numériques dont dépend l’entreprise, puis déterminez qui les contrôle.

Vérifiez le titulaire du domaine, les accès au bureau d’enregistrement, la gestion des renouvellements et les litiges pertinents. Pour les réseaux sociaux, places de marché et autres plateformes, examinez le contrôle des comptes et les règles applicables aux changements de titulaire ou d’accès.

Ne supposez pas que le transfert d’une marque entraîne automatiquement celui d’un domaine ou d’un compte.

Lorsque des logos, emballages ou autres créations ont une importance commerciale, signalez les droits d’auteur et de dessins et modèles associés pour qu’ils fassent l’objet d’un examen adapté.

L’objectif pratique est la continuité : l’acquéreur doit connaître les démarches nécessaires pour continuer à utiliser les actifs numériques essentiels après la réalisation de l’opération.

9. Hiérarchiser les constats et prévoir les mesures correctives

Transformez les résultats de l’audit en un document d’aide à la décision.

Pour chaque point, consignez :

• Constat : qu’a-t-on identifié ?
• Preuves : quels éléments l’étayent et que manque-t-il ?
• Impact commercial : quelles activités ou quels projets pourraient être affectés ?
• Action : quelle vérification ou mesure corrective est proposée ?
• Responsabilité : qui s’en charge et dans quel délai ?
• Preuve de résolution : quel élément permettra de confirmer que le point a été traité ?

Distinguez les points à régler avant la réalisation de l’opération de ceux qui nécessitent des recherches complémentaires ou des actions ultérieures convenues. Les conseils chargés de l’acquisition peuvent préciser les conséquences à en tirer dans les conditions de l’opération.

Exemple : le fondateur détient la marque principale

Supposons qu’un acquéreur souhaite acheter une société dont la marque principale est enregistrée au nom personnel du fondateur.

Ce cas hypothétique doit conduire à examiner les actes de propriété et les accords permettant à la société d’utiliser la marque. Si le fondateur en est propriétaire, l’achat des seuls titres de la société ne permettrait pas d’acquérir cet actif détenu séparément.

Il faut ensuite définir les accords et formalités de transfert nécessaires, en désignant la personne chargée de les mener à bien.

La leçon est pratique : associez chaque constat à une décision ou à une action précise.

Documents à demander au vendeur

Utilisez cette liste pour préparer la demande initiale :

• Un inventaire complet du portefeuille de marques.
• Les certificats d’enregistrement, dossiers de demande et correspondances importantes avec les offices.
• Les actes de cession et documents pertinents relatifs aux changements de dénomination sociale ou aux fusions.
• Les preuves d’usage des marques prioritaires.
• Les licences, accords de coexistence, accords de règlement des litiges et contrats pertinents de distribution ou de franchise.
• Les documents de financement affectant les marques et les justificatifs de mainlevée.
• Les dossiers de litiges en cours, annoncés ou résolus.
• Les rapports de recherche antérieurs et analyses juridiques pertinentes, sous réserve des précautions relatives à la confidentialité et au secret professionnel applicables.
• Un calendrier des échéances et l’identité de la personne qui le gère.
• Les justificatifs de titularité des domaines et les informations sur le contrôle des comptes numériques.

Demandez au vendeur d’identifier explicitement les documents indisponibles. Une demande sans réponse doit rester signalée comme une information manquante, et ne pas être interprétée comme la confirmation qu’aucun problème n’existe.

Questions fréquentes

Que doit contenir une checklist d’audit de marques ?

Elle doit couvrir l’inventaire, la titularité, le statut, la couverture territoriale et les produits concernés, l’usage, les contrats, les litiges et les actifs numériques associés. Chaque constat important doit être assorti d’une action proposée, d’un responsable et d’une échéance.

Quels documents demander au vendeur ?

Commencez par l’inventaire des marques, les dossiers de demande et d’enregistrement, les actes de propriété, les preuves d’usage, les contrats pertinents, les dossiers de litiges et le calendrier des échéances. Ajoutez les informations sur les domaines et le contrôle des comptes lorsque ces actifs sont importants pour la marque.

Une recherche de marques suffit-elle pour réaliser l’audit ?

Non. Une recherche aide à évaluer les droits potentiellement conflictuels, mais l’audit doit aussi examiner la titularité, les restrictions, l’usage, le maintien des droits et les litiges.

Comment examiner les marques internationales ?

Vérifiez la protection et le statut dans chaque pays ou région pertinent, y compris les désignations concernées des enregistrements du système de Madrid. Évaluez les exigences locales au regard de l’activité actuelle de l’entreprise et des projets de l’acquéreur.

Que faire si l’audit révèle un problème de titularité ?

Déterminez s’il s’agit de documents manquants, d’un transfert non inscrit ou d’un problème de propriété plus substantiel. Demandez conseil sur les preuves et les mesures correctives nécessaires, puis décidez comment traiter ce point dans l’opération.

Avertissement : Cet article fournit des informations générales et ne constitue pas un avis juridique. Les règles relatives aux marques et aux acquisitions varient selon les pays et les circonstances propres à chaque dossier.

Combler les lacunes dans la protection de vos marques

Un audit de marques doit vous donner une vision claire des droits qui soutiennent l’activité et un plan pour traiter les points encore ouverts.

Si l’examen révèle des pays ou des produits nécessitant une nouvelle protection, découvrez le Service d’Enregistrement International de Marque d’iGERENT pour préparer les dépôts adaptés.

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