Sélectionner la base de demande pour une marque aux USA

Pour qu’une marque puisse être déposée aux États-Unis, elle doit soit être utilisée sur le territoire des États-Unis, soit déposée à l’étranger. Pour cette raison, lorsque l’on dépose une demande auprès de l’USPTO, il est nécessaire de préciser la « base de la demande », indiquant sur quelle base le déposant enregistre sa marque aux États-Unis.

Si le déposant n’utilise pas encore sa marque aux États-Unis et n’est pas titulaire d’un dépôt à l’étranger, il peut quand même faire une demande de dépôt, mais le dépôt ne sera pas effectif tant que le déposant ne sera pas en mesure de prouver qu’il utilise réellement la marque aux États-Unis. Dans ce cas, la demande de dépôt se fera sur la base d’une intention d’usage.

Dans les faits, il existe quatre bases de dépôt principales:

1. Demande de dépôt basée sur l’usage dans le commerce:

Usage dans le commerce doit être choisi lorsque la marque pour laquelle la demande est faite a déjà été utilisée dans le commerce (aux États-Unis) pour les produits ou services mentionnés dans le dépôt.

Une demande faite sur cette base requiert la présentation des éléments suivants au moment du dépôt :

• Une Déclaration d’usage affirmant qu’un usage réel de la marque s'est fait à la date de dépôt ou avant, et indiquant la date à laquelle la marque a été utilisée pour la première fois aux États-Unis.
• Une Preuve d’usage montrant comment la marque est utilisée en relation avec les produits et/ou services pour lesquels elle a été déposée. Une preuve par classe suffit. 

2. Demande de dépôt basée sur l’intention d’usage:

Intention d’usage doit être choisi lorsque la marque pour laquelle la demande est faite n’a pas encore été utilisée pour les produits ou services mentionnés dans le dépôt.

Lorsqu’une demande est faite sur cette base, il n’est pas nécessaire de présenter une Preuve d’usage au moment de la demande. Cependant, pour que la marque puisse être effectivement enregistrée, elle devra être utilisée dans le commerce aux États-Unis.

Une Déclaration et une Preuve d’usage devront être présentées durant la période de 6 mois qui suit la notification officielle d’acceptation du dépôt de la marque. Si la marque n’est pas utilisée durant ces 6 mois, une extension peut être demandée. Cela entraîne des coûts supplémentaires.

3. Demande de dépôt basée sur une demande de dépôt à l’étranger:

Demande de dépôt à l’étranger peut être choisi quand une demande de marque identique a été faite par le même propriétaire et pour les mêmes produits ou services au cours des 6 derniers mois dans le pays d'origine du propriétaire. La demande de dépôt étrangère doit être la toute première demande de dépôt faite pour cette marque dans le monde.

Cette base confère au titulaire la priorité sur des marques conflictuelles déposées aux États-Unis après que la demande à l’étranger ait été faite. Une fois la marque effectivement enregistrée à l’étranger, une copie traduite (si nécessaire) du certificat de dépôt devra être présentée pour rendre effectif le dépôt aux États-Unis. Cela entraîne des coûts supplémentaires.

Si la demande de dépôt à l’étranger est rejetée par le bureau local qui la traite, le déposant devra alors changer la base de la demande de dépôt aux États-Unis soit à Usage dans le commerce soit à Intention d’usage, perdant alors la date de priorité conférée par la demande à l’étranger.

4. Demande de dépôt basée sur un dépôt à l’étranger:

Dépôt à l’étranger peut être choisi quand une marque identique est effectivement déposée dans le pays d’origine du déposant, par le même propriétaire et pour les mêmes produits ou services. Une copie traduite (si nécessaire) du certificat de dépôt devra être présentée.

Le bénéfice principal de cette base est qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser la marque aux États-Unis pour en obtenir le dépôt effectif. Cependant, la marque devra être utilisée aux États-Unis après le dépôt pour en maintenir la validité.

Être titulaire d’une marque déposée dans son pays d’origine ne garantit PAS le succès du dépôt de la marque aux États-Unis. La demande peut recevoir des objections ou des oppositions de tiers.

Si une marque répond aux critères pour plus d’une base de demande, la sélection doit se faire avec soin, de préférence après avoir consulté un spécialiste.

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