Qui doit être le propriétaire de ma marque?
A première vue, la question semble complètement absurde. Bien entendu, c’est moi qui doit être le propriétaire de ma marque ! Mais est-ce vraiment si simple?
Chez iGERENT, nous ne nous contentons pas de fournir à nos clients des informations sur le processus de dépôt de marque dans des pays en particulier, nous les aidons aussi à définir une stratégie de marque globale, et parmi les sujets qui reviennent le plus souvent, il y a celui du propriétaire de la marque et qui il doit être. Les futurs titulaires de marques doivent prendre en compte plusieurs aspects.
MA SOCIÉTÉ OU MOI
Beaucoup de nos clients sont des entreprises unipersonnelles, et une de leurs premières questions au moment de déposer leur marque est de savoir s’ils doivent faire la demande en leur nom en tant que personne physique ou au nom de leur entreprise. Si la différence entre les deux semble mince, la personne physique étant au final le propriétaire de la marque dans les deux cas – directement ou indirectement – il existe pourtant des facteurs importants à prendre en compte.
Avant toute chose, il convient de préciser que la nature du déposant n’a pas d’impact sur les chances de succès du dépôt de la marque. Cela ne sera donc pas un facteur pour la décision.
Quels sont donc les facteurs à prendre en compte?
Contrôle
Le premier facteur à prendre en compte est le contrôle de la marque. Si une personne finit par perdre le contrôle de la société qui possède la marque, que ce soit par une vente, une incorporation d’associés, une faillite ou autre évènement similaire, elle perdra du même coup ses droits sur la marque, droits qu’autrement elle aurait pu conserver. Par exemple, dans le cas d’une faillite, les droits de propriété intellectuelle d’une entreprise peuvent être saisis et vendus en tant que biens intangibles.
Protection des données personnelles
Dans la plupart des pays, les demandes de dépôt de marque sont publiées au journal officiel lors de la période d’opposition de tiers. Très souvent, les détails des demandes sont également accessibles au public par le biais de bases de données en ligne. Ces détails incluant généralement l’adresse du déposant, cela signifie qu’une personne déposant une demande en son nom propre doit être préparée à voir ses informations personnelles publiées sur internet.
Héritage
En cas de décès d’un individu titulaire d’une marque, ses droits de propriété intellectuelle seront transmis à ses héritiers au même titre que le reste de ses biens. Cependant, le processus pour obtenir l’enregistrement de la transmission de propriété par le bureau des marques correspondant peut être complexe, particulièrement si la marque est déposée à l’étranger, les documents à fournir pouvant alors requérir des traductions et légalisations longues et coûteuses afin d’être valables.
Actifs de l’entreprise
Comme tous les droits de propriété intellectuelle, les marques déposées représentent des actifs pour l’entreprise qui les possède. En tant que tels, ils peuvent augmenter la valeur de l’entreprise, ou être utilisés comme outil de négociation de contrats.
Responsabilité
Si être propriétaire d’une marque déposée permet d’attaquer une tierce personne en justice pour violation de propriété intellectuelle, l’inverse est également vrai. Cela signifie que les propriétaires de marques sont responsables en cas d’utilisation potentiellement illégale d’une marque. Dans le cas d’une personne physique, celle-ci serait alors directement et personnellement responsable, tandis qu’être propriétaire de la marque par le biais d’une entreprise peut offrir à l’individu une certaine protection, en fonction de la nature de l’entreprise.
Prouver l’usage de la marque
Un des aspects les plus importants à prendre en compte au moment du dépôt de la marque est la capacité à démontrer son utilisation dans le territoire où la protection est recherchée. Même s’il n’y a que peu de pays où il est nécessaire d’utiliser la marque pour en obtenir le dépôt (comme par exemple aux États-Unis), dans presque tous les pays la marque doit être utilisée dans un certain laps de temps après le dépôt. Dans le cas contraire, la marque devient vulnérable à une annulation pour défaut d’usage.
Si une demande d’annulation venait à être présentée contre un dépôt, son propriétaire devrait alors pouvoir offrir des preuves que la marque est bien utilisée, comme par exemple des factures, des publicités, etc… De telles preuves d’usage ne pourront être acceptées si elles ne sont pas établies au nom du titulaire de la marque. Si, par exemple, le titulaire de la marque est une personne mais que les produits sont commercialisés par l’entreprise que possède cet individu, les factures seront au nom de l’entreprise et il est alors probable qu’elles ne soient pas acceptées comme preuve d’usage. Pour qu’elles soient acceptées, il faudrait fournir un contrat de licence valide entre le propriétaire de la marque et l’entreprise commercialisant le produit.
Par conséquent, si l’entité en charge de la commercialisation des produits ou services déposés pour la marque est différente de l’entité propriétaire de la marque, un contrat de licence est essentiel.
DISTRIBUTEURS ET LICENCES
Ceci nous amène directement à l’une des autres questions que se posent fréquemment nos clients, à savoir, s’ils doivent être les propriétaires de la marque dans tous les pays où ils font des affaires, ou s’ils doivent laisser leurs distributeurs locaux la déposer.
Il existe deux raisons principales au fait d'envisager de permettre aux distributeurs locaux de déposer la marque. La première est financière ; le dépôt de marque implique un coût non négligeable, en particulier dans certains pays, et laisser les distributeurs locaux assumer la charge du dépôt de marque peut être une façon d’accélérer la croissance et la présence internationale d’une PME. La deuxième raison est logistique, puisqu’il est souvent plus facile pour un distributeur local de trouver des agents de propriété intellectuelle dans son propre pays et sa propre langue, ce qui simplifie le processus de dépôt. Pour nos clients, ce n’est cependant pas un problème important, puisque nous bénéficions d’un réseau d’avocats locaux très étendu et que nos Consultants de marques se chargent de toute la communication avec eux, s’assurant que le processus soit aussi simple que possible.
Le problème le plus important si le dépôt de marque se fait au nom du distributeur local est tout simplement la perte quasi-totale de contrôle sur la marque. Une fois que le distributeur a déposé la marque au niveau local, il en possède alors tous les droits dans son pays, et peut l’utiliser de façons que le fournisseur du produit n’avait pas prévues, ou même transférer sa propriété à un tiers. Bien sûr, nombre de nos clients maintiennent des relations durables, productives et de confiance avec des distributeurs locaux qui ont déposé la marque localement, mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas, et de nombreux clients nous ont également contacté alors que leur relation avec leurs distributeurs s’était détériorée ou terminée, pour tenter de récupérer la propriété de leurs propres marques. Même si dans certains cas cela est possible, il s’agit toujours d’une procédure longue et coûteuse, et il est infiniment plus facile de protéger ses droits depuis le début.
Si vous prévoyez de permettre à un distributeur local de commercialiser vos produits dans un pays, il vous est conseillé de déposer la marque en votre nom, et de signer ensuite un contrat de licence avec les distributeurs, les autorisant à utiliser votre marque. Cette façon de procéder apporte certains avantages ; le premier étant bien évidemment que vous ne perdez pas la propriété de la marque si le distributeur n’est pas fiable. De plus, le contrat de licence peut spécifier quand, où et dans quelles conditions le distributeur peut utiliser la marque, et prévoir une compensation financière que le distributeur doit payer au propriétaire de la marque pour l’usage de celle-ci. Accessoirement, cela peut être la solution au problème financier évoqué plus haut, une des raisons pour lesquelles le dépôt s’effectuait au nom du distributeur local.
Les contrats de licence devraient toujours être rédigés par des avocats spécialistes de propriété intellectuelle, et, dans certains pays, ils doivent être enregistrés auprès du bureau des marques local pour être valides et applicables.
MAISON MÈRE ET FILIALE
Et si mon distributeur local est une filiale de mon entreprise ? Dois-je déposer la marque au nom de la maison mère ou de la filiale ?
La plupart des facteurs à prendre en compte sont les mêmes que ceux déjà mentionnés, à savoir, le contrôle sur la marque, sa valeur comme bien intangible de l’entreprise, et démontrer l’usage de la marque.
Propriété et contrôle
Dans ce cas de figure, le problème de contrôle n’est pas aussi critique puisque la filiale est elle-même contrôlée par la maison mère, et le contrôle de la marque sera donc aux mains de la maison mère quelle que soit l’entreprise enregistrée comme titulaire auprès du bureau des marques.
Cependant, si la marque est déposée au nom de la filiale, si la maison mère décidait de vendre la filiale, la marque déposée serait alors automatiquement partie de la vente, à moins que la cession de droits en faveur de la maison mère soit négociée séparément au préalable.
Actifs de l’entreprise
Les marques déposées sont des actifs de la société qui les possède. Lors du dépôt de la marque, cela doit être pris en compte dans le cadre de la stratégie globale de développement de l’entreprise.
Prouver l’usage de la marque
Comme nous l’avons expliqué plus haut, prouver l’usage de la marque peut se révéler crucial si un dépôt de marque est contesté de quelque façon que ce soit. Cela peut être encore plus important dans les pays où les droits sur une marque sont concédés au premier à utiliser une marque, et non au premier à la déposer – comme par exemple les États-Unis, le Canada, Hong Kong, les Émirats Arabes Unis ou l’Australie, pour n’en citer que quelques-uns.
S’il est nécessaire de démontrer l’usage de la marque, des documents tels que des factures, commandes ou publicités seront indispensables. S’ils sont au nom de la filiale, qui en toute logique sera en charge de la commercialisation locale des produits ou services, alors que la marque est déposée au nom de la maison mère, il faudra alors prouver la relation entre la maison mère et sa filiale. Si dans certains pays ce ne sera pas un problème, d’autres exigeront la présentation de documents signés devant notaire et légalisés, et traduits dans la langue locale, des démarches souvent longues et coûteuses.
CONCLUSION
Si dans certains cas c’est une évidence, pour certains de nos clients choisir le titulaire de leur dépôt de marque n’est pas si simple. Comme la plupart des décisions liées au dépôt de marque, il existe de nombreux facteurs à prendre en compte et les variables dépendent également des pays en question.
Si tout ce que nous avons évoqué précédemment peut servir de guide général, vous devez toujours garder à l'esprit que chaque pays a ses propres lois ou régulations qui doivent entrer en compte au moment de faire un choix.
Quelques liens utiles
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