Déposer une marque est une étape indispensable pour n’importe quel business. Lorsqu’il faut décider ce qu’il faut déposer et comment, l’analyse se limite généralement – et c’est une erreur – aux éléments suivants :
Ce qui peut être déposé comme marque
Les produits et services pour lesquels on doit déposer une marque
Qui doit être le propriétaire de la marque
Est-ce que les couleurs dans lesquelles vous enregistrez votre marque ont de l’importance?
L'un des facteurs clés qui est souvent négligé au moment de déposer une demande d'enregistrement de marque est la couleur dans laquelle votre marque doit être enregistrée. Bien souvent, ne pas prendre en considération la couleur d’une marque lors de l’enregistrement finit par rendre une marque déposée complètement inutile.
Dans la plupart des pays, la règle générale est que le dépôt d'une marque confère une protection qui couvre la marque exactement telle qu'elle est déposée. En d’autres termes, si vous enregistrez une marque avec une couleur ou une combinaison de couleurs spécifique, si vous modifiez les couleurs de quelque manière que ce soit, l’usage de la marque ne sera pas conforme au dépôt de la marque.
Pourquoi utiliser la marque de façon conforme au dépôt ?
- Vous ne pourrez utiliser le signe ® que pour une marque conforme au dépôt.
- Dans la plupart des pays, si vous devez montrer l’usage de la marque, par exemple pour défendre le dépôt contre une action en annulation reposant sur un défaut d’usage, l’institution en charge exigera que l’utilisation de la marque soit conforme à son enregistrement.
Cela signifie-t-il que si je dépose ma marque dans une couleur, mes concurrents pourront utiliser le même logo dans une autre couleur?
Non. Lorsque vous déposez votre marque dans un pays, vous aurez le droit d'empêcher les tiers d'utiliser non seulement une marque identique, mais également des marques similaires pouvant être utilisées pour des produits ou services identiques ou apparentés.
Une simple variation de couleurs ne sera, la plupart du temps, ne différenciera pas suffisamment les marques.
Si un tiers venait utiliser la marque bleue à droite pour des produits ou services identiques ou apparentés à ceux pour lesquels la marque à gauche est déposée, le propriétaire de la marque enregistrée pourra présenter des actions en justice contre le tiers pour contrefaçon de marque.
Si un tiers venait utiliser la marque bleue à droite pour des produits ou services identiques ou apparentés à ceux pour lesquels la marque à gauche est déposée, le propriétaire de la marque enregistrée pourra présenter des actions en justice contre le tiers pour contrefaçon de marque.
Comment déterminer en quelle couleur je dois déposer ma marque?
Vous devez enregistrer la marque exactement comme vous envisagez de l’utiliser. Toutefois, les entreprises ont tendance à modifier les couleurs de leurs marques en cas de changement d’image de marque ou, dans certains cas, en fonction des produits ou des services qu’elles offrent.
Dans certains pays, il est possible de déposer une marque de façon à pouvoir l’utiliser dans la combinaison de couleurs de votre choix.
Dois-je revendiquer la couleur et comment dois-je soumettre l'image de ma marque?
Le choix de présenter un logo en couleurs ou non dépend de la juridiction dans laquelle vous déposez une demande de marque, et de si vous souhaitez revendiquer les couleurs de la marque. Dans certains pays, si vous soumettez un logo en couleurs, cela constitue automatiquement une revendication des couleurs incluses dans le logo, tandis que dans d'autres pays, une déclaration de revendication sur les couleurs doit être faite explicitement.
Nous conseillons généralement de ne pas revendiquer la couleur pour une marque, permettant au titulaire de l'utiliser ultérieurement dans n'importe quelle combinaison de couleurs. Toutefois, si la couleur ou les couleurs incluses dans la marque sont l’élément principal, prédominant et reconnaissable de la marque (d’avantage que le dessin lui-même), il peut être recommandé de revendiquer la couleur.
Vous trouverez ci-dessous des informations relatives aux revendications de couleur pour les marques dans les différents pays qui le permettent:
Revendication de couleur pour les marques déposées aux États-Unis
Lors du dépôt d'une marque en couleur aux États-Unis par l'intermédiaire de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), la revendication de couleur sera automatique si l'image de la marque est en couleur.
Si la couleur de la marque ne doit pas être revendiquée, vous devez l'indiquer au moment du dépôt et le logo doit être en noir et blanc ou en échelle de gris.
Revendiquer une couleur dans une marque aux États-Unis limite le droit du titulaire, lui permettant de n’utiliser la marque que dans cette couleur. Il faut savoir qu’aux États-Unis, l’usage de la marque devra être prouvé tout au long de la vie de la marque pour qu’elle conserve sa validité. Si le titulaire dépose la marque pour une couleur et que, lorsqu'il lui est demandé de démontrer l'usage de la marque, les seules preuves d’usage qu’il puisse fournir montrent la marque dans une autre couleur, ces preuves seront rejetées et la marque pourrait devenir caduque.
Encore une fois, l’utilisation de la marque doit être conforme au dépôt. Les changements de couleur ne sont acceptés que si la couleur est expressément NON revendiquée.
Pourquoi quelqu'un voudrait-il revendiquer une couleur si cela limite l’utilisation ou la protection de la marque?
En règle générale, si la marque consiste en un élément de design distinctif, la revendication de couleur n'est pas conseillée. Toutefois, si la marque consiste en un dessin très simple, par exemple une figure géométrique couramment utilisée, la couleur doit être revendiquée. Ainsi, si votre logo consiste en un simple cercle, vous pouvez trouver difficile d’empêcher des tiers d’utiliser des cercles dans leurs marques. Toutefois, si votre cercle ou votre simple figure géométrique apparaît dans une palette de couleurs reconnaissable, vous devez alors revendiquer la couleur car vous pourrez empêcher les tiers d’utiliser ces figures dans les couleurs que vous aurez revendiquées.
Dans la plupart des cas, il est fortement recommandé de déposer des demandes de marques séparées ; l’une sans revendication de couleur et une deuxième avec, afin de mieux protéger la marque.
Par exemple, MasterCard International Incorporated:
Dans la première image, la couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. Pour la seconde, les couleurs rouge, rose, orange et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque consiste en un design de cercles entrelacés qui passe du rouge au rose à l’orange et finalement au jaune.
Dans ce cas, MasterCard a déposé deux marques distinctes pour son logo, une sans revendication de couleur et une avec, ce qui lui confère une plus grande protection, empêchant non seulement les tiers d’utiliser le dessin ou modèle général, mais également d’autres marques qui, malgré un design différent, peuvent être considérés comme similaires dans l’utilisation des couleurs. Par conséquent, dans ce cas, le dessin et la couleur sont protégés séparément, ce qui confère une protection plus grande à la marque.
Visitez notre site Web pour obtenir des informations spécifiques sur les dépôts de marques aux États-Unis.
Revendication de couleur pour les marques de commerce au Canada
Lors du dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada, une image de la marque devra être présentée. Si cette image inclut des couleurs, la revendication de couleur ne sera PAS automatique. Au moment du dépôt, le déposant devra déclarer expressément qu'il souhaite revendiquer les couleurs de la marque.
Visitez notre site Web pour obtenir des informations spécifiques sur les dépôts de marques au Canada.
Revendication de couleur pour les marques de commerce de l'Union européenne
Lorsqu'une marque est déposée en vue de son enregistrement dans l'Union européenne par l'intermédiaire de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne (EUIPO), la marque sera déposée et protégée pour les couleurs dans laquelle elle a été présentée. Une option de revendication de couleur existe pour les revendications de priorité, mais elle n’affecte en rien la protection offerte à la marque. Si la marque est présentée en noir et blanc, elle ne sera protégée qu’en noir et blanc. Cependant, cela ne veut pas forcément dire que vous ne pourrez pas mener des actions légales contre des tiers qui utiliseraient votre logo en en changeant simplement la couleur.
Visitez notre site Web pour obtenir des informations spécifiques sur les dépôts de marques en Union européenne.
Revendication de couleur pour les marques de commerce en Chine
Lorsque l’image d’une marque est présentée en couleur auprès du Bureau de la propriété intellectuelle de Chine, la revendication de couleur est automatique. Cela limitera le droit du titulaire à l’usage de la marque uniquement dans cette couleur. Si le déposant ne souhaite pas revendiquer de couleur, la marque doit être déposée en noir et blanc.
Si une objection est reçue pendant le processus de marque en Chine, un usage antérieur de la marque peut aider à surmonter cette objection. Toutefois, si la couleur était revendiquée au moment du dépôt et que la marque était utilisée dans des couleurs différentes, cet usage ne serait pas pris en compte, car les marques seraient considérées comme différentes par l’autorité chinoise des marques.
Visitez notre site Web pour obtenir des informations spécifiques sur les dépôts de marques en Chine.
Revendication de couleur pour les marques de commerce à Taiwan
Lorsqu'une marque est déposée en couleur auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de Taiwan, la revendication de couleur ne sera pas automatique. Le déposant devra déclarer expressément qu'il souhaite revendiquer les couleurs de la marque.
Visitez notre site Web pour obtenir des informations spécifiques sur les dépôts de marques à Taiwan.
Revendication de couleur pour les marques déposées auprès de l'OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle)
L'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) permet de déposer une marque en une seule fois dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Comores, République du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.
En OAPI, si le logo est déposé en couleur, la revendication de couleur sera automatique ; toutefois, des frais supplémentaires seront facturés pour les publications en couleur. Si le déposant ne souhaite pas revendiquer de couleur, il devra déposer le logo en noir et blanc ou en échelles de gris.
Visitez notre site Web pour obtenir des informations spécifiques sur les dépôts de marque auprès de l’OAPI.
Revendication de couleur pour les marques de commerce en Suisse
Lorsqu'une marque est déposée en Suisse auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, la revendication de couleur ne sera pas automatique si l'image de la marque est en couleur. Dans le cas de l'enregistrement d'une marque en Suisse, pour revendiquer une couleur, le déposant devra déclarer expressément qu'il souhaite revendiquer les couleurs de la marque et nommer clairement toutes les couleurs incluses dans la marque.
Visitez notre site Web pour obtenir des informations spécifiques sur les dépôts de marque en Suisse.
Revendication de couleur pour les marques de commerce en Thaïlande
Lorsqu'une marque est déposée en couleur auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de la Thaïlande, la revendication de couleur sera automatique. Cela limitera le droit du propriétaire à l’usage de la marque dans cette couleur. Si le déposant ne souhaite pas revendiquer de couleur, il devra présenter une version en noir et blanc de la marque au moment du dépôt de la demande d'enregistrement pour la marque en Thaïlande.
Visitez notre site Web pour obtenir des informations spécifiques sur les dépôts de marques en Thaïlande.
Revendication de couleur pour les marques de commerce aux Philippines
Dans le cas des Philippines, lorsqu'une marque est déposée en couleur auprès de l'Office de la propriété intellectuelle des Philippines, la revendication de couleur ne sera PAS automatique. Le déposant devra expressément déclarer qu'il souhaite revendiquer les couleurs de la marque au moment du dépôt.
Visitez notre site Web pour obtenir des informations spécifiques sur les dépôts de marques aux Philippines.
Revendication de couleur pour les marques de commerce en Équateur
En Équateur, si une marque est déposée en couleur, la revendication de couleur ne sera pas automatique. Le déposant devra déclarer expressément qu'il souhaite revendiquer les couleurs de la marque.
Visitez notre site Web pour obtenir des informations spécifiques sur les dépôts de marques en Équateur.
Revendication de couleur pour les marques de commerce en Ukraine
En Ukraine, si une marque est déposée en couleur, la revendication de couleur ne sera pas automatique. Le déposant devra déclarer expressément qu'il souhaite revendiquer les couleurs de la marque.
Visitez notre site Web pour des informations spécifiques sur les dépôts de marques en Ukraine.
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Author: Conrad Fahrenkrug Attorney-at-law @ iGERENT
