De un modo u otro, “estoy obligado a registrar mi marca” es normalmente una de las primeras preguntas que le surge a todos aquellos que emprenden el proceso de registro de una marca.
La manera más simple - y quizá la más realista - de responder esta cuestión sería, “no es obligatorio, pero sí altamente recomendable”. Si nos permites extendernos un poco más vamos a explicarte detalladamente por qué es recomendable aunque no sea algo obligatorio.
¿Una marca puede usarse sin haber sido registrada?
Lo primero que debes saber es que, en general, no es necesario registrar una marca para poder utilizarla. Aunque esto depende un poco del país en el que vayas a lanzar tu negocio. De hecho, en algunos países como EEUU o Canadá se exige lo contrario: es necesario que la marca esté en uso para poder obtener su registro.
Es importante puntualizar que hay ciertos países en los que algunos productos específicos -normalmente de origen farmacéutico- no pueden comercializarse sin tener una marca registrada. Por este motivo, es importante informarse bien de lo que ocurre en cada caso concreto respecto al país, al tipo de producto y a la comercialización que se va a realizar.
En otros países, la Oficina de Aduanas exige ver los certificados de las marcas antes de permitir a los productos cruzar la frontera, ya sea para importar o exportar. En China, por ejemplo, la Oficina de Aduanas retiene bienes con marcas que han sido registradas por otra compañía. En el caso de empresas que fabrican sus productos en este país, esto puede derivar en una retención y prohibición de salida de sus productos que conlleve cuantiosas pérdidas económicas.
¿Por qué debería registrar?
Entonces, si el registro no es obligatorio ¿por qué es tan importante registrar mi marca?, ¿qué ocurriría si no lo hago?, ¿cuándo debo tomar esta decisión?
Para explicar la importancia del registro de marcas, primero debemos entender que en términos de registro existen dos tipos de países cuya diferencia es bastante obvia y que marcan la comercialización en cada uno de ellos:
- Los llamados “primero en usar”.
- Los denominados “primero en registrar”.
Los países calificados como “primero en usar” son aquellos donde los derechos marcarios son concedidos a la primera persona o entidad que usa la marca en el país. A veces también se les denomina como los países del “Common law”.
Por el contrario, los países llamados “primero en registrar” son aquellos donde los derechos marcarios son otorgados a la primera persona o entidad que oficialmente presenta una marca para su registro en la oficina de propiedad intelectual correspondiente.
Países basados en “primero en registrar”
En este tipo de países, entre los que cabe citar a España, Argentina, China, Japón o Egipto entre muchos otros, el registro de marcas es sumamente importante.
Imaginemos que estás usando una marca durante años en un territorio, con la negligencia de hacerlo sin haberla registrado o dejándolo pasar. Si un tercero se da cuenta de esto y presenta al registro esa misma marca, podría, una vez está registrada exitosamente, obligarle a cesar en el uso de ese signo o bien pedir una cantidad desorbitada de dinero para devolverle la marca.
Si bien es cierto que existen ciertas acciones legales que pueden oponerse contra este tipo de acciones, como por ejemplo la nulidad de la marca basada en mala fe, se trata de procesos que por lo general suelen dilatarse en el tiempo, son costosos y requieren aportar pruebas significativas por parte del legítimo propietario que muestren sin lugar a dudas que la marca es suya.
El resultado de estos procedimientos es en muchas ocasiones impredecible, sin que haga falta resaltar el daño que se le puede causar al negocio mientras se espera la resolución al conflicto. ¿Crees que este ya es un buen motivo para responder afirmativamente a la cuestión:“debo registrar mi marca”?
Incluso, si dejamos el fraude a un lado, cualquiera podría presentar al registro una marca que sea similar a la suya, dando lugar a confusión entre las mismas, sin ser siquiera consciente de la existencia de una marca anterior. En el caso de que la marca de ese tercero acabe registrándose, su propietario podría prohibirle el uso de su marca si considera que hay conflictos basados en similitud entre ellas.
Postponer o directamente olvidar el registro de una marca puede suponer un gran coste económico y de tiempo que se habría evitado fácilmente.
Profundicemos en un caso concreto
Lo que se ha comentado hasta el momento en este apartado son consideraciones generales, que cuentan con ciertas excepciones sobre todo en referencia a las marcas renombradas o notorias.
Pongámonos en el caso de que Coca-Cola siendo poco cuidadosa olvida registrar su marca en España (sí, sabemos que es un escenario poco realista). Esto no significaría que cualquiera pudiera registrarla en ese país; el intento sería claramente denegado, basándose el examinador de la Oficina española en la notoriedad de la marca. Sin embargo, la mayoría de las compañías no cuentan con esta popularidad que permite preservar sus derechos.
Por todo lo anteriormente expuesto, en los países “primero en registrar” el registro y mantenimiento de las marcas es totalmente necesario, ya que cualquier despiste podría acarrear consecuencias desastrosas para su negocio.
Países basados en “primero en usar”
Si en este tipo de países, los derechos sobre una marca se concedan al primero que la usa en el territorio ¿significa que en estos casos registrar mi marca no es necesario? Es obvio que esta pregunta te ha asaltado en algún momento. Veamos la respuesta.
Podríamos decir que el registro no es tan crucial como en los países “primero en registrar”, sin embargo, es también altamente recomendable para evitar conflictos futuros.
En estos países, aunque el registro no concede derechos absolutos sobre las marcas, sí otorga una presunción de propiedad. Si su marca se registra, usted se presume que es el propietario legítimo de la misma, y si alguien rebate este hecho, le corresponde la carga de la prueba de demostrar lo contrario, con todos los costos que esto conlleva.
Así pues, si usas tu marca en países “primero en usar”, como por ejemplo los Estados Unidos, Hong Kong o Emiratos Árabes Unidos, pero no la registra y un tercero lo hace, tendrías el derecho de paralizar ese registro (o cancelarlo en el caso de que ya se hubiera producido) demostrando que la había usado primero en esa jurisdicción determinada. Sin embargo, este es un procedimiento largo y costoso que puede evitarse registrando la marca en primer lugar.
Por último, es importante resaltar que incluso en países donde los derechos marcarios se conceden a aquellos que usan la marca primero, debes al menos solicitar el registro del signo (logo, imagotipo, etc.) para poder emprender acciones legales contra un tercero.
Priorización de los registros
Aunque recomendamos registrar la marca en todos y cada uno de los países donde se está usando, si su presupuesto es ajustado y no se lo permite, debería dar prioridad al registro en los países “primero en registrar”.
Si tiene dudas acerca de si los países en los que está interesado en registrar son “primero que use” o “primero que registre”, no dude en contactar con uno de nuestros asesores.
Otros beneficios de registrar mi marca
Más allá de asegurarse de que puede usar una marca específica y permitirle prohibir a terceros su uso, el registro cuenta con beneficios adicionales. Te invitamos a conocer algunos de los artículos de nuestro Blog para descubrirlos:
- Una marca registrada puede ser un activo importante de su empresa.
- Amazon otorga ciertos privilegios a los propietarios de marcas.
- Puede ayudar en casos de ocupaciones virtuales a la vez que puede ser necesaria para comprar nombres de dominio en ciertas extensiones.
- Ayuda a prevenir el uso de su marca por parte de sus competidores en Google Ads.
- Le permite usar el símbolo ®
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Author: Victoire Bauvin Trademark Consultant @ iGERENT
