Toda empresa debe registrar su marca para poder protegerla efectivamente. Al momento de determinar qué es lo que se debe registrar, el análisis usualmente se centra únicamente en determinar los siguientes factores:
Cuál es la marca a registrarse
Determinar los productos o servicios para la cual la marca se debe registrar
En que países debería registrarse la marca
A nombre de quien se debería registrar la marca
¿Tiene importancia con que colores se presenta a registro una marca?
Uno de los elementos fundamentales que usualmente no es considerado al momento de solicitar una marca, tiene que ver con los colores en que se representa una marca. Muchas veces el no considerar este factor lleva a que el registro de la marca haya sido en vano.
La regla general en la mayoría de los países es que, al registrar una marca, la protección que se otorga y el derecho a usarla como marca registrada, se limita a la marca tal cual fue registrada. Esto es, si registra su marca con colores específicos, no tendrá el derecho a usar la marca como registrada si la modifica de cualquier modo.
¿Qué significa usar la marca como registrada?
- Solo podrá usarse el signo de marca registrada (®) en conexión con la marca si esta aparece exactamente a como fue registrada.
- En los países en que es necesario demostrar uso de la marca, ya sea para registrarse o para mantener vigente dicho registro, la autoridad marcaria no considerará el uso que se haya hecho de la marca en sus versiones alteradas. El uso de la marca solo será considerado como tal cuando la marca utilizada sea exacta a como fue registrada.
¿Significa esto que si registro mi marca en un color terceros podrán usar la misma marca siempre que aparezca en otros colores?
NO. Cuando se registra una marca, el titular tendrá derecho a no solo evitar que terceros puedan usar la marca idéntica, si no que a su vez otras marcas que puedan ser consideradas confusamente similares para productos o servicios relacionados.
Una simple variación en color, en la mayoría de los casos, no hará que una marca sea suficientemente distintiva en relación a otra marca idéntica registrada en colores distintos.
Si un tercero fuera a utilizar la marca en azul que aparece arriba a la derecha en conexión a productos o servicios similares a aquellos para lo cual se registró la marca a la izquierda, el dueño de la marca registrada tendrá derecho a ejercer las acciones legales necesarias para evitar o hacer cesar el uso de la marca a la derecha.
¿Cómo determino en que colores debería registrar mi marca?
En principio debería registrar la marca tal cual piensa utilizarla. Sin embargo, las empresas tienden a modificar el color de sus marcas en casos de rebranding o en casos de querer hacer usos distintos de las marcas para distintas líneas de productos o servicios.
En algunos países es posible registrar una marca de modo que el uso de la marca como registrada pueda darse incluso cuando esta sea hecha en distintas combinaciones de colores a como aparece oficialmente registrada.
¿Debería reivindicar colores en la solicitud de registro de marca? ¿Como debiese ser la imagen de la marca que se deposita para el registro?
Si una marca debiese o no ser presentada a color dependerá del país en que este solicitándose el registro y si desea o no reivindicar colores. En algunos países por el solo hecho de presentar la marca en color uno estaría automáticamente reivindicando los colores incluidos en la imagen, mientras que en otros es necesario una declaración expresa de los colores que se desean reivindicar al momento de presentar la solicitud a registro.
Generalmente recomendamos que no se reivindiquen colores en una solicitud, de modo que en el futuro, el dueño de la marca registrada pueda hacer uso de la misma como registrada en cualquier combinación de colores que desee. Sin embargo, si el o los colores incluidos en la marca son elementos centrales, predominantes y reconocibles (por sobre el diseño mismo), se recomienda reivindicar color al solicitar el registro de la marca.
A continuación, podrá encontrar información respecto a la reivindicación de colores para marcas en los distintos países en que esto se permite:
Reivindicación de colores para marcas en los Estados Unidos (EEUU)
Al presentar una solicitud de registro de marca en EEUU a través de la Oficina de Marcas y Patentes de los EEUU (USPTO), la reivindicación de color será automática si la imagen de la marca presentada incluye colores.
Si no desea que se reivindiquen colores para la marca, esto deberá ser declarado al momento de la solicitud y la imagen de la marca deberá aparecer en blanco y negro o escala de gris.
La reivindicación de colores en una marca en EEUU, limitará el derecho del dueño a usar la marca como registrada tal cual aparece en el registro. Es importante tomar en cuenta que en EEUU uso de la marca deberá ser demostrada para mantener vigente el registro de la marca. Si la marca es registrada con colores y el uso de la marca es hecho en destinos colores, la evidencia (especímenes) de uso que se acompañen serán rechazadas, por lo que la marca quedará en estado de abandono.
Nuevamente, el uso de la marca debe ser idéntica a como es registrada. Cambio en los colores de la marca solo serán aceptados si NO se reivindicó color en la solicitud.
¿Por qué alguien querría reivindicar colores en una solicitud de marca si esto simplemente limita el modo en que la pueden usar la marca?
Generalmente si una marca consiste o incluye elementos de diseño distintivos, no se recomienda reivindicar colores. Sin embargo, si la marca consiste de un diseño simple, por ejemplo, consiste únicamente de figuras geométricas comunes, se debería revindicar color. Si su marca consiste únicamente de un circulo, es probable que tenga problemas en prevenir que terceros puedan usar círculos dado lo común de esta figura. Sin embargo, si esta figura aparece representada en una paleta de colores reconocible, al reivindicar color podrá prevenir que terceros puedan usar dicha figura con los colores que fueron reivindicados.
En la mayoría de los casos, en vistas de tener un mayor grado de resguardo, es altamente recomendable solicitar dos marcas separadas. Uno en que se reivindique los colores y una segunda solicitud sin reivindicación de colores.
Por ejemplo, las marcas de MasterCard International Incorporated:
En la primera imagen no se reivindican colores como caracterristica de la marca. En la segunda imagen, los colores rojo, rosado, naranja y amarica son reivindicados como caracteristicas de la marca. La marca consiste del diseño de circulos intercalados que se difuminan entre los colores rojo, rosado, naranja y amarillo.
En este caso como MasterCard ha registrado dos marcas separadas de diseño, una con reivindicación de colores y un segundo registro sin, esta empresa ha logrado proteger de mejor manera su marca. MasterCard podrá evitar que otras marcas usen diseños similares o que usando diseños distintos no puedan usar una paleta de colores que pudiesen causar confusión a consumidores.
Visite nuestro sitio para información específica respecto al registro de marcas en los EEUU.
Reivindicación de colores para marcas en Canadá
Al momento de solicitar una marca en Canadá, una imagen de la marca deberá ser acompañada. Si la marca incluye colores, esto NO hará que automáticamente se reivindiquen colores. Al momento de la solicitud se deberá declarar expresamente si el titular desea reivindicar los colores de su marca en Canadá. Si se acompaña una imagen con colores y no se reivindican, la oficina de marcas emitirá una observación de forma pidiendo aclarar esto.
Visite nuestro sitio para información específica respecto al registro de marcas en Canadá.
Reivindicación de colores para marcas en la Unión Europea
Cuando una marca es solicitada para la Unión Europea, a través de la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la marca será registrada y obtendrá protección en los colores tal cual fue presentada. La opción para “reivindicar colores” existe únicamente para fines de hacer valer derechos de prioridad, pero esto no afecta de ningún modo la manera en que se le otorga protección a la marca. Si la marca se registra en blanco y negro, solo obtendrá protección en blanco y negro. Sin embargo, esto no significa que uno no podrá tomar acciones legales contra terceros que utilicen el diseño de su marca y simplemente cambien los colores.
Visite nuestro sitio para información específica respecto al registro de marcas en la Unión Europea.
Reivindicación de colores para marcas en China
Cuando la imagen de la marca que se acompaña al momento de solicitar el registro en China aparece en color, la reivindicación de color será automática. Si el solicitante no desea reivindicar colores en la solicitud de su marca en China, la imagen de la marca que se acompañe debe estar en blanco y negro.
Si una objeción es recibida durante la etapa de examinación del proceso de registro en China, uso de la marca puede en algunos casos ayudar a sobreponerse a dicha objeción. Sin embargo, si se reivindicó color de la marca, y el uso de la marca que se muestra es con otros colores (por muy menor que sea), dicho uso no será tomado en cuenta por parte de la autoridad al momento de considerar dicho argumento durante el proceso de registro.
Visite nuestro sitio para información específica respecto al registro de marcas en China.
Reivindicación de colores para marcas en Taiwán
El hecho que la imagen de la marca este en color en Taiwán al momento de la solicitud, no hará que automáticamente se reivindique color. De querer hacerlo, el solicitante deberá reivindicar color expresamente al momento de la solicitud.
Visite nuestro sitio para información específica respecto al registro de marcas en Taiwán.
Reivindicación de colores para marcas en OAPI (Organización Africana de la Propiedad Intelectual)
La Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, u Organización Africana de la Propiedad Intelectual en español, permite que mediante un único registro se logre proteger una marca en Benín, Burkina Faso, Camerún, la República Centroafricana, Chad, Comoras, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil (Côte d'Ivoire), Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Togo.
En OAPI, si la imagen de la marca que se acompaña en la solicitud incluye colores, la reivindicación de colores será automática. En estos casos habrá un cobro adicional oficial para la publicación de marcas a color. Si el solicitante no desea reivindicar color, la imagen de la marca que se acompaña debe estar en blanco y negro o escala de gris.
Visite nuestro sitio para información específica respecto al registro de marcas en OAPI.
Reivindicación de colores para marcas en Suiza
Al momento de solicitar una marca en Suiza, una imagen de la marca deberá ser acompañada. Si la marca incluye colores, esto NO hará que automáticamente se reivindiquen colores. Al momento de la solicitud se deberá declarar expresamente si el titular desea reivindicar los colores de su marca en Suiza.
Visite nuestro sitio para información específica respecto al registro de marcas en Suiza.
Reivindicación de colores para marcas en Tailandia
Cuando se solicite el registro de una marca en Tailandia, la reivindicación de color será automática si la imagen de la marca incluye colores. Esto entonces limitaría el derecho del dueño a usar la marca como registrada únicamente si aparece con los colores tal cual fue solicitada y registrada. Si el dueño de una marca no desea reivindicar colores, la imagen de la marca que se acompañe en la solicitud debe estar en blanco y negro.
Visite nuestro sitio para información específica respecto al registro de marcas en Tailandia.
Reivindicación de colores para marcas en las Filipinas
Al momento de solicitar una marca en las Filipinas, una imagen de la marca deberá ser acompañada. Si la marca incluye colores, esto NO hará que automáticamente se reivindiquen colores. Al momento de la solicitud se deberá declarar expresamente si el titular desea reivindicar los colores de su marca en las Filipinas.
Visite nuestro sitio para información específica respecto al registro de marcas en las Filipinas.
Reivindicación de colores para marcas en Ecuador
En Ecuador si la marca es solicitada a color, esto no hará que se reivindiquen los colores automáticamente. Para revindicar colores en la solicitud, esto deberá hacerse expresamente al momento de solicitar la marca en Ecuador.
Visite nuestro sitio para información específica respecto al registro de marcas en Ecuador.
Reivindicación de colores para marcas en Ucrania
En Ucrania si la marca es solicitada a color, esto no hará que se reivindiquen los colores automáticamente. Para revindicar colores en la solicitud, esto deberá hacerse expresamente al momento de solicitar la marca en Ucrania.
Visite nuestro sitio para información específica respecto al registro de marcas en Ucrania.
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Author: Conrad Fahrenkrug Attorney-at-law @ iGERENT
