Sistema de Madrid para el registro de marcas

Cualquier persona o empresa puede presentar una solicitud a través del Sistema de Madrid para facilitar la protección de sus marcas internacionales si cumple con los siguientes requisitos:

1). El solicitante titular de la marca debe tener una conexión real y efectiva con un país miembro del sistema de Madrid.

Esto significa que si el titular será una persona natural debe ser ciudadano o estar domiciliado en un país miembro al protocolo de Madrid o el Arreglo de Madrid (conocido como el Acuerdo de Madrid).

Si una empresa será titular de la solicitud debe tener un establecimiento industrial o comercial localizado efectivamente en un país miembro del protocolo de Madrid o el Acuerdo de Madrid.

2). Que el titular ya haya iniciado un proceso de registro de marca en el país desde el cual busca extender la marca a otros países. La marca que sirve de base para la solicitud de Madrid lleva el nombre de “solicitud base” o “marca base”.

Los países que son Miembros del Sistema de Madrid son parte y han ratificado al menos uno de los siguientes tratados internacionales:

Los dos tratados internacionales de Madrid respecto al sistema de marcas son:
1). El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Conocido comúnmente como el Acuerdo de Madrid.
2). Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Conocido comúnmente como el Protocolo de Madrid.

Los países pueden ser miembros de uno o ambos tratados. “Países del Protocolo de Madrid” se refiere a aquellos países que solo son miembros del Protocolo de Madrid y no el Acuerdo de Madrid.

Tanto el Arreglo y Protocolo de Madrid están administrados por la oficina internacional de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

Si un país ha ratificado tanto el Arreglo como el Protocolo, solo se le aplicarán las reglas que emanan del Protocolo de Madrid. Las reglas del Arreglo de Madrid solo se aplican a procesos que hayan sido iniciados en un país que solo es miembro del Arreglo de Madrid.

Hay dos diferencias principales respecto a las consecuencias de basar la marca internacional ya sea si se rige en virtud al Acuerdo de Madrid o el Protocolo de Madrid.

La primera diferencia es que bajo el Acuerdo de Madrid la solicitud internacional debe basarse e iniciarse en el país en que la marca base fue registrada. Bajo las reglas del Protocolo de Madrid, el solicitante puede basar el proceso internacional en una solicitud o marca base que esté en proceso y aun no registrada.

La segunda diferencia tiene que ver con las consecuencias que acarrea la cancelación de la “solicitud base” o “registro base” de la “marca base”. Marca base se refiere a la marca usada para iniciar el proceso de extender solicitudes internacionales. Cuando una marca base es cancelada por un tercero dentro del sistema de Madrid esto lleva el nombre de “ataque central”.

Bajo las reglas del Arreglo de Madrid (Acuerdo) si se recibe un ataque central es recibido sus efectos afectarán todas las marcas que fueron extendidas a los distintos países. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, encargada de administrar el Sistema de Madrid en tal caso notificará a todas las oficinas de los países a los cuales la marca fue extendida que la marca base ha sido cancelada.

Bajo el Protocolo de Madrid un ataque central no acarreará necesariamente sus efectos a todas las extensiones de la marca. La solicitud o el registro de la marca en los países designados puede ser transformados de extensiones internacionales a marcas nacionales. En tal caso la marca será tratada como si hubiese sido presentada localmente y no a través del Sistema de Madrid.

Sí. Una búsqueda de marca preliminar siempre es recomendable. Una búsqueda básica a través de la base de datos de la OMPI llamada la Base Mundial de Datos sobre Marcas puede ser realizada en línea y es accesible al público. Sin embargo, esta búsqueda de ninguna manera debiera considerarse como suficiente.

Una vez una marca es solicitada mediante el Sistema de Madrid la oficina internacional solo realizará una revisión de los requisitos formales. Posteriormente la marca será enviada a las oficinas locales de los países en que se desea extender y registrar. Cada oficina de marcas examinará la solicitud tal cual como lo haría con una solicitud local.

El proceso de examinación de las oficinas de marcas locales incluye en la mayoría de los casos una búsqueda previa para determinar si hay marcas anteriores que pudiesen ser consideradas similares. De encontrar una marca similar, ya sea que haya sido registrada por el Sistema de Madrid o mediante el proceso local, esto será razón para declarar el rechazo inicial.

iGERENT ofrece servicios de búsqueda exhaustivos de marcas. Nuestros servicios le permitirá determinar las probabilidades reales que tiene su solicitud de ser registrada exitosamente en cada país. Es recomendable que se realice esta búsqueda exhaustiva antes de iniciar el proceso de registro, de modo de evitar iniciar un proceso que tenga pocas probabilidades de éxito.

El uso del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas siempre debería ser realizado por abogados expertos en temas marcarios. Contáctese con nosotros si está interesado en usar el Sistema de Madrid. Nuestros expertos evaluarán su caso particular y le aconsejarán respecto a la mejor estrategia a seguir para proteger sus marcas.

El Sistema de Madrid permite el manejo y la administración centralizada de todas las marcas registradas a través del PORTAL DE PI DE LA OMPI. Los dueños de las marcas registradas a través del proceso de Madrid podrán manejar prácticamente todos los pasos de los procesos de sus marcas a través de una única interfaz. Esto facilita la renovación de marcas futuras y el mantenimiento al día de la información del titular de las marcas.

Todo el proceso a través de la OMPI se llevará en un único idioma, independientemente de la cantidad de países a la cual se busque extender la marca. El idioma español es uno de los idiomas en que se podrá realizar el proceso.

Las tasas y costos para proceder a una solicitud están fijadas desde un principio. Las tasas para iniciar un proceso de registro mediante el Sistema de Madrid pueden ser revisadas en línea a través del calculador de tasas del Sistema de Madrid de la OMPI. Esto permite saber con exactitud las tasas administrativas para proceder con la extensión de una marca. Una vez que las marcas estén registradas, todas las tasas futuras de renovación a su vez estarán definidas de manera transparente.

Muchos países tienen procedimientos de registro extremadamente largos, ya sea por estar definidos los plazos de tal manera por la reglamentación nacional o porque las oficinas de marcas están con atrasos administrativos. En algunos casos pueden pasar años hasta que una oficina de marcas local se pronuncie respecto a si una marca es aceptada o no. Esto no ocurre al usar el Sistema de Madrid.

Los países miembros del Sistema de Madrid tienen un plazo máximo de 18 meses desde que reciben una solicitud de registro para pronunciarse respecto a posibles rechazos. Si pasado los 18 meses no se ha recibido ninguna notificación el sistema centralizado considera y declara dicha solicitud como registrada exitosamente.

Si la marca base es cancelada dentro de los primeros 5 años, todas las marcas que fueron extendidas internacionalmente también serán automáticamente canceladas. Esto es a lo que nos referimos anteriormente como un “ataque central”.

Si un ataque central es recibido las extensiones pueden ser transformadas a marcas locales en algunas circunstancias. La transformación de una marca del Protocolo de Madrid a una marca local incrementará los costos. Será necesario en cada caso buscar un agente o abogado local que sirva de representante.

La inmensa mayoría de los países del mundo siguen la clasificación de Niza para describir los productos y servicios de una marca. Algunos países no aceptan descripciones muy generales y requieren que los productos o servicios sean especificados con exactitud.

Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre con software o programas computacionales. Incluir “software” o “programa computacional” a solas como descripción de productos de una marca será aceptado por la Unión Europea y la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, países como EEUU y Canadá requieren que se especifique la naturaleza o función de dicho software o programa computacional.

Rechazos iniciales contra la solicitud de extensión de una marca pueden ser recibidos en razón a la descripción de productos y servicios. En tal caso se deberá corregir o limitar la descripción de las marcas.

Para responder a estos rechazos iniciales será necesario ser representado por un agente de marcas local. Encontrar abogados de marcas locales en algunos países puede ser una tarea difícil. A su vez, la necesidad de contar con un abogado local aumentará los costos del proceso.

Restricciones a la transferencia de marcas futuras. La transferencia de marcas solicitadas y registradas mediante el Sistema de Madrid solo puede ser realizada entre nacionales o entidades que sean de un país miembro del Protocolo de Madrid o el Acuerdo de Madrid.

Muchos países a los cuales se solicita el registro de marcas mediante el Protocolo de Madrid tienen atrasos administrativos considerables. Muchos de estos países tienen infraestructura de TI bastante limitada lo cual causa errores en el envío de comunicaciones y manejo de solicitudes internacionales. Muchas veces puede que emitan un rechazo pero nunca llegue la notificación a través del Sistema de Madrid. Estos errores de manejo muchas veces causan casos poco claros que terminan en disputas y litigación.

Las reglas del sistema establecen que si una marca no es rechazada dentro del plazo de 18 meses las marcas serán automáticamente registradas. Sin embargo, algunas oficinas locales no reconocen esta regla en la práctica. Cuando ocurren estas situaciones se deberá contar con abogados locales para que asistan en aclarar dichas irregularidades.