A primera vista, parece una pregunta sin sentido. ¡Indudablemente debería ser yo el propietario de mi marca! Pero ¿es así de simple?
En iGERENT, no solamente ofrecemos a nuestros clientes toda la información necesaria relativa al proceso de registro de la marca en países específicos, sino que además les ayudamos a definir una estrategia global de su marca, donde el asesoramiento más común suele ser definir la propiedad de la marca y esclarecer quién debería ser el propietario de la misma. Existen diferentes aspectos relativos a este asunto que futuros propietarios de marcas deberían tener en cuenta.
PERSONA JURÍDICA O PERSONA FÍSICA
Muchos de nuestros clientes son propietarios únicos de sus empresas, y una de sus primeras preguntas a la hora de registrar su marca suele ser sopesar si se debe registrar la marca en su nombre propio, como persona física, o bajo el nombre de su compañía, como persona jurídica. Aunque a simple vista no parecen existir grandes diferencias entre las dos opciones, pues la persona será el propietario de la marca en cualquier caso, ya sea directamente como persona física, o como propietario de la compañía que mantiene la propiedad de la marca, lo cierto es que existen importantes factores que deben ser considerados a la hora de tomar la decisión de quién debería ser el propietario de la marca.
En primer lugar, merece la pena mencionar que la naturaleza del solicitante de la marca no tiene ningún impacto sobre las posibilidades de la aceptación de su registro. Por lo tanto, esto no será un factor a tener en cuenta para decidir quién debería ser el propietario de la misma.
Entonces, ¿qué factores se deben tener en cuenta?
Control
El primer factor que debemos considerar es el control de la marca. Si un individuo perdiera el control de su empresa, la cual es propietaria de la marca, debido a la incorporación de otros socios, una quiebra o cualquier otro acontecimiento similar, provocarían la pérdida de sus derechos sobre la marca, que de otro modo podría haber mantenido. Por ejemplo, en caso de quiebra, los derechos de propiedad intelectual de una compañía podrían ser incautados y vendidos como activos de la empresa.
Privacidad
En la mayoría de los países, la oficina de marcas publica las aplicaciones pendientes para efectos de oposición en el llamado Periódico de Marcas. En muchos casos, los detalles de las aplicaciones de las marcas están también disponibles para el público general a través de bases de datos online. Esta información desvela generalmente la dirección de quienes aplican, lo que significa que, si se ha solicitado el registro de marca como persona física, aparecerá su información personal en la publicación online.
Herencia
En caso del fallecimiento del propietario de una marca, sus derechos de propiedad intelectual serán conferidos a sus herederos del mismo modo que el resto de sus bienes inmuebles. Sin embargo, el proceso de traspaso de la propiedad a través de la oficina correspondiente suele ser un mecanismo muy complejo, especialmente si la marca está registrada en un país extranjero, ya que los documentos que acreditan la recepción de la herencia pueden requerir traducciones y legalizaciones largas y costosas para que puedan ser reconocidos.
Activos empresariales
Como todos los derechos de propiedad intelectual, las marcas registradas representan los bienes intangibles de la empresa que tiene la propiedad de éstas. De este modo, estos bienes pueden ayudar al aumento del valor de la compañía o ser usados como herramienta de negociación en contratos mercantiles. En algunos países, además son utilizados como mecanismo de garantía.
Responsabilidad
Si bien la regla general manifiesta que tener una marca registrada permite al propietario la posibilidad de demandar a un tercero en caso de violación de la marca, lo cierto es que el caso contrario sería también correcto. Es decir, el propietario de una marca es responsable de la utilización ilegal de la misma. En el caso de una persona física, soportaría una responsabilidad personal y directa, mientras que ser propietario de la marca a través de la empresa protegería a la persona física de acuerdo con el estatus legal de la compañía.
Prueba de uso
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se quiere registrar una marca es la capacidad de demostrar su uso en el país donde se desea la protección de la misma. Si bien solo un pequeño número de países tiene como requisito que la marca esté siendo usada previamente para que pueda ser registrada (como es el caso de Estados Unidos), en la mayoría de los países, la marca tiene que ser usada dentro de un cierto período de tiempo tras el registro. De lo contrario, daría lugar a una posible cancelación por falta de uso.
Si ése fuera el caso, el propietario de la marca debería tener la capacidad de probar que la misma está en uso, como por ejemplo mostrando facturas, anuncios, etc. Tales pruebas de uso no serán aceptadas si no están realizadas en nombre del propietario de la marca. Si, por ejemplo, la marca es propiedad de una persona física pero el producto está comercializado por la compañía del individuo, las facturas estarán a nombre de la compañía y por lo tanto sería un motivo de rechazo de la prueba por no encontrarse a su nombre. El único modo de ser aceptado sería proporcionando un contrato o licencia entre el propietario de la marca y la compañía que está comercializando la misma.
Por lo tanto, si la empresa encargada de comercializar los productos o servicios registrados de la marca es diferente de quien posee la misma, un contrato de licencia es esencial.
DISTRIBUCIÓN Y LICENCIAS
Este punto nos lleva a otra de las cuestiones más comunes con las que nuestros clientes luchan, el hecho de esclarecer si una empresa debería tener la propiedad de su marca en todos los países en los que trabajan con la misma, o si por el contrario deberían permitir a los distribuidores locales que la registraran ellos mismos.
Las principales razones por las que se considera la opción de permitir a los distribuidores locales el registro de la marca es dos. La primera razón es financiera; el registro de la marca no supone un gran coste, especialmente en algunos países, y permitir que el distribuidor local soporte la carga del registro de la marca puede servir para acelerar el crecimiento y la presencia internacional de empresas pequeñas o medianas. La segunda razón es la comodidad, pues es frecuente que sea más sencillo para los distribuidores locales encontrar abogados de propiedad intelectual en sus propios países y lenguas, siendo más cómodo el proceso de registro mediante los mismos. Para nuestros clientes, esto no supone problema alguno, ya que contamos con una amplia cartera de agentes locales de propiedad intelectual alrededor del mundo y nuestros asesores de marcas se encargan no sólo de mantener una buena comunicación con ellos, sino que además se aseguran de que los procesos de registro se llevan a cabo con la mayor facilidad posible.
El mayor problema que encontramos si es el distribuidor local quien realiza registro de marcas es la pérdida prácticamente total del control de la marca. Una vez que los distribuidores locales han registrado la marca bajo su nombre a nivel nacional, controlan los derechos de propiedad intelectual en ese país, y podrán por tanto usar la marca de cualquier manera, incluso pudiendo traspasar la propiedad a un tercero. Por supuesto, muchos de nuestros clientes han mantenido durante mucho tiempo una relación muy afable, productiva y sobre todo basada en la confianza con sus distribuidores locales que han registrado su marca a nivel nacional, pero lamentablemente no siempre es así, y han sido muchos los clientes que nos han contactado tras haber perdido el control de su marca debido a un deterioro o pérdida de la relación laboral con sus distribuidores, buscando un camino para recuperar la propiedad de su propia marca. Mientras que en algunos casos esto ha sido posible, siempre conlleva un gasto en tiempo y coste económico en el proceso, por lo que la mejor opción es siempre la protección de sus derechos desde su comienzo.
Si uno está planeando comercializar sus propios productos través de un distribuidor local en países concretos, es aconsejable registrar la marca a nivel nacional en su propio nombre y más tarde, crear un contrato de licencia que garantice al distribuidor local el uso de su marca. Esto tiene grandes ventajas; la primera es obviamente no perder la propiedad de la marca si el distribuidor no es de confianza. Adicionalmente, el contrato de licencia puede especificar cuándo, dónde y en qué condiciones el distribuidor puede usar la marca, especificando la compensación económica que el distribuidor debe pagar al propietario de la marca por el uso. Por consiguiente, esto sería una solución al problema financiero arriba mencionado que permitiría al distribuidor local registrar la marca sin perder el control de la misma por parte del propietario.
Los contratos de licencia deben ser redactados por abogados especializados en propiedad intelectual y, en algunos países, son ellos quienes deben acudir a la oficina de registro de marca para hacer este acto válido y ejecutable.
EMPRESA MATRIZ Y EMPRESA SUBSIDIARIA
¿Qué ocurre si el distribuidor local es una empresa subsidiaria de mi empresa? ¿Debería estar la marca registrada a nombre de la empresa matriz o de la empresa subsidiaria?
La mayoría de los factores que debemos considerar en este caso son similares a los ya mencionados, es decir, control sobre la marca, el valor de la misma como bien intangible de la compañía y prueba del uso de la marca.
Control y propiedad
En este caso, el problema del control no sería tan grave ya que la empresa subsidiaria está controlada por la empresa matriz, y por tanto el control de la marca debería en última instancia estar detrás de la empresa matriz, sin importar cual empresa está registrada como propietaria en la oficina de marcas.
Sin embargo, si la marca está registrada nombre de la empresa subsidiaria y la empresa matriz decide vender la empresa subsidiaria, la marca registrada pasaría automáticamente a formar parte de la venta, a menos que la empresa matriz haya mencionado en las negociaciones previas la asignación específica de la marca.
Bienes intangibles de la empresa
Las marcas registradas serán consideradas bienes intangibles de la empresa registrada. Cuando se registra una marca, esto debe ser tenido en cuenta desde el punto de vista de la estrategia global para el desarrollo de los negocios de la empresa.
Prueba de uso
Tal y como hemos comentado previamente, la demostración del uso de la marca puede ser crucial si el registro de la marca fuera denegado por algún motivo. Esto es aún más crucial en países donde la propiedad de la marca está garantizada a aquel que use primero la marca, no a aquel solicite el registro de la marca - como es el caso de USA, Canadá, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos o Australia, entre otros.
Si se requiere probar el uso de la marca, documentos tales como facturas, pedidos o anuncios serán necesarios. Si éstos estuvieran a nombre de la empresa subsidiaria, la cual lógicamente va a estar a cargo de la comercialización de los productos y servicios a nivel local, mientras que la marca está registrada a nombre de la compañía matriz, será necesario después probar la relación entre la empresa matriz y la subsidiaria. Mientras que en algunos países esto no sería un gran problema, en otros sin embargo se requiere aportar documentos firmados ante notario y legalizados, traducidos a la lengua del país, lo que supone un gasto que puede resultar considerable en tiempo y esfuerzo.
CONCLUSIÓN
A pesar de que en algunos casos no supondría un quebradero de cabeza, para muchos de nuestros clientes, decidir cuál es la mejor para registrar su marca no les resulta una tarea fácil. La mayoría de las decisiones relativas al registro de la marca conlleva muchos factores a considerar, existiendo además variaciones también dependiendo del país en el que pretende registrar la marca en cuestión.
Aunque lo que se ha mencionado previamente puede ayudar como guía básica, siempre se debe recordar que cada país tiene regulaciones propias que deben considerarse a hora de tomar una decisión.
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En caso de duda, por favor no dude en contactarnos y nuestro equipo profesional podrá ofrecerle un asesoramiento personalizado para su situación en particular.
Author: Victoire Bauvin Trademark Consultant @ iGERENT
