Cómo y porqué registrar una marca en los Estados Unidos

Los derechos sobre una marca comercial en Estados Unidos le corresponderán a la persona o compañía que haya hecho primer uso de la marca y continúe haciéndolo dentro del territorio. Si bien no es obligatorio registrar la marca en EEUU, en la práctica es altamente recomendable que se haga, para que entre otras razones, quien la registre goce de una presunción legal respecto de la titularidad de la marca. Tener la marca registrada será útil en casos de infracción marcaria o uso indebido de la marca por parte de terceros. En caso que un tercero se adelante a registrar la marca de otro, los procesos de oposición o cancelación necesarios para recuperar estas son procesos costosos.

El registro de una marca en EEUU se hace a través de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).

Una marca registrada en los Estados Unidos tendrá el valor de tal en las Islas Vírgenes Americanas, Samoa Americana, Guam y Puerto Rico. Sin embargo, en Puerto Rico la existencia de una marca registrada en EEUU no será un impedimento para que terceros puedan registrar la misma en Puerto Rico.

Durante el proceso de registro de una marca en Estados Unidos y durante la vigencia de la misma, se deberán presentar declaraciones de uso y evidencia de uso de la marca. Para mayor información respecto a esto, por favor vea la sección de preguntas frecuentes (FAQ) al final de esta página.

Por favor tome en consideración que para conferir al dueño de una marca registrada el derecho de usar la marca en cualquier combinación de colores, se deberá presentar el logo en blanco y negro para su registro. Si el logo es presentado a color, el dueño solo tendrá el derecho de usar la marca como registrada en los colores con la cual fue solicitada.

Si registra una marca combinada (marca que incluye tanto elementos denominativos como figurativos) en EEUU, el derecho exclusivo de uso de la marca se limita a un uso de esta en la configuración o modo exacto a como haya sido registrada. Si desea usar los elementos denominativos de su marca de forma separada a los elementos figurativos o de diseño (o vise versa), es recomendable que registre otra marca que incluya solo aquellos elementos que desea usar de manera separada.

Es importante destacar que si un tercero eventualmente intenta registrar una marca que incluye elementos que puedan ser considerados parecidos a la suya, en conexión a productos o servicios similares, como dueño de una marca registrada tendrá el derecho a presentar una acción de oposición basada en la similitud que la marca del tercero tiene con la suya. Las probabilidades de éxito de dichas acciones variarán dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Las acciones de oposición pueden ser presentadas por terceros contra solicitudes de marcas dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha en que la solicitud de registro de marca es publicada en la gaceta oficial de marcas.

Una marca registrada en EEUU tendrá un periodo de vigencia de diez (10) años contados desde la fecha de registro, pudiendo ser renovada indefinidamente por periodos adicionales de diez (10) años. Una marca puede renovarse hasta 12 meses antes de la fecha de vencimiento. A su vez existe un periodo de gracia para la renovación tardía de la marca de seis (6) meses posterior a su vencimiento, caso en el cual será necesario pagar un recargo por renovación tardía.

Acciones de cancelación contra marcas registradas pueden presentarse contra aquellas marcas que no hayan sido usadas por su titular por un periodo consecutivo de tres (3) años.

EEUU es Estado parte del Protocolo de Madrid. Por ende, es posible extender un registro internacional de marca desde esta jurisdicción a través del sistema de Madrid. Para mayor información respecto a servicios de registro de marcas a través del sistema de Madrid haga clic aquí.

 

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