Estrategias para seleccionar la base de solicitud de marca en EE.UU.

Una vez solicitado el registro de una marca en EEUU, para que quede definitivamente registrada deberá estar siendo usada dentro del territorio de los Estados Unidos, o registrada en el extranjero. Por esta razón, al momento de presentarse la solicitud de registro ante la oficina de marcas y patentes de los EEUU, se deberá especificar bajo que “base” se solicita la marca en EEUU.

Si el solicitante aun no usa la marca en los Estados Unidos o si tampoco tiene la marca registrada en el extranjero, podrá de igual manera presentar la solicitud de registro, pero para que la marca quede definitivamente registrada una vez aceptada por la oficina de marcas, deberá demostrarse que la marca esta efectivamente siendo utilizada en este país. En este caso la solicitud de registro deberá hacerse basándose en intención de uso.

La solicitud de marca en los Estados Unidos deberá hacerse basándose en una de las siguientes cuatro (principales) circunstancias.

Existen cuatro tipos de bases para la solicitud de una marca en USA

1. Solicitud basada en Uso en el Comercio:

Uso en el Comercio deberá ser elegido como base cuando la marca solicitada ya esté siendo utilizada dentro del mercado de los Estados Unidos, en conexión a los productos y/o servicios por la cual se busca registrar.

Para registrar bajo esta base se debe cumplir con las siguientes formalidades al momento se realizarse la solicitud:

• Declaración de Uso: Se debe acompañar una declaración expresando que la marca ha sido utilizada con anterioridad a la fecha de solicitud. A su vez se deberán declarar las fechas en que por primera vez se utilizó la marca y la fecha en que se utilizó por primera vez dentro de los Estados Unidos (en la mayoría de los casos ambas fechas son idénticas).
• Prueba de Uso: Se deberán acompañar pruebas que sirvan para demostrar que la marca está siendo utilizada en conexión a los productos y/o servicios para la cual está siendo solicitada a registro. Normalmente una prueba por clase es suficiente.

2. Solicitud basada en Intención de Uso:

Intención de Uso deberá ser elegida como base cuando la marca solicitada aún no ha sido utilizada dentro de los Estados Unidos, en conexión a los productos y/o servicios para la cual se busca registrar.

Bajo intención de uso, no será necesario acompañar un espécimen de uso al momento de presentarse la solicitud. Sin embargo, antes que efectivamente quede registrada la marca, esta necesariamente deberá ser usada en los Estados Unidos.

Se deberá acompañar una declaración de uso y prueba de uso de la marca dentro del periodo de seis (6) meses posteriores a la fecha en que se recibe la notificación oficial de que la marca ha sido aprobada para el registro (Notificación de Aprobación). Si la marca no es usada durante el periodo de seis meses, se podrá solicitar una extensión en el plazo. Será necesario el pago de tasas adicionales.

3. Solicitud basada en una solicitud extranjera:

Se podrá presentar una solicitud de marca basándose en una solicitud extranjera, cuando una marca idéntica (misma marca, titular y clases) ha sido solicitada en el país de origen del solicitante en un máximo de 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud en EEUU. La marca sobre la cual se basa la solicitud debe ser la primera solicitud hecha para la marca.

Al solicitarse una marca basada en esto, el titular tendrá derecho a prioridad para ser aceptada a registro en caso que una marca idéntica o confusamente similar haya sido solicitada en EEUU por otro. Esta prioridad es solo contra aquellas marcas solicitadas entre la fecha en que se solicitó en el extranjera la marca sobre la cual se basa la solicitud de los EEUU y la fecha en que efectivamente se presentó la solicitud en los EEUU. Una vez registrada la marca en el extranjero, sobre la cual se basó la solicitud en EEUU, se deberá acompañar una copia del certificado de registro (traducido en caso de ser necesario), para que la marca en EEUU quede oficialmente registrada. Será necesario el pago de tasas adicionales.

En caso que la solicitud extranjera sobre la que se basó la solicitud es rechazada, el solicitante deberá transformar la base de su solicitud a Uso en Comercio o Intención de Uso. En este caso perderá la prioridad anteriormente expuesta.

4. Solicitud basada en un registro extranjero:

Se podrá presentar una solicitud de marca basándose en un registro extranjero en caso que una marca idéntica (misma marca, titular y clases) ha sido efectivamente registrada en el país de origen del titular. Una copia del certificado (traducida en caso de ser necesario) deberá acompañarse al solicitarse la marca. País de origen del titular es aquel país en que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial efectivo, donde tiene domicilio o el país de nacionalidad del solicitante. Un solicitante puede tener más de un país de origen.

Lo beneficioso de solicitar la marca con esta base es que la marca NO debe estar siendo efectivamente usada para que quede en estado de registrada. Sin embargo, si se deberá mostrar que la marca está siendo usada posterior a quedar registrada.

Por favor tenga en cuenta que solicitar una marca basándose en otra registrada en el extranjero no asegura que la marca será registrada. La solicitud de igual manera podrá recibir objeciones u oposición de terceros.

Puede darse que una solicitud de marca pueda ser presentada con más de una base; se recomienda consultar con un especialista de marcas cual base debería ser utilizada al presentarse una solicitud de registro en EEUU.

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