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Las limitaciones territoriales de marcas comerciales

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Marcas comerciales registradas solo cuentan con protección en aquellos países en que directamente hayan sido registradas y las dependencias territoriales de las mismas. Tener una marca registrada en un país, por regla general, no evitará que terceros puedan registrar la misma en otros países o territorios.

Por ejemplo, si uno tiene su marca registrada en Francia, esto no evitará que otras compañías o personas puedan registrarla en Estados Unidos, Alemania, China, Angola o Perú. Una marca registrada en Francia solo otorga reconocimiento y protección de la misma en Francia y sus dependencias territoriales, los cuales serían: Nueva Caledonia, Mayotte, Isla de San Bartolomé, Isla de San Martín, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, Tierras Australes y Antárticas Francesas, Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica y La Reunión.

Cabe a su vez destacar que determinar que una marca puede ser registrada en un país, no asegura que esta pueda a su vez registrarse en otros.

Ejemplos de marcas famosas que han sufrido los efectos de limitaciones territoriales de marcas comerciales:

Burger King en Australia

Hungry JacksNo hay Burger King Australia. Sin embargo, en este país aún es posible comerse un whopper. Para esto solo se debe ir al Hungry Jack's más cercano. Hungry Jack's es la marca comercial bajo la cual funciona Burger King en este país. Cuando el rey de las hamburguesas buscó expandirse al mercado Australiano en los años `70, se encontró con la sorpresa que “Burger King” ya estaba registrada y estaba siendo usada en la ciudad de Adelaida por un restaurante de similares características. Aunque desde entonces la marca conflictiva ha expirado, dado temas contractuales entre Burger King Corporation y el dueño de la franquicia local, Hungry Jack's, este sigue siendo hasta el día de hoy la marca bajo la cual funciona Burger King en este país.

Corona en España

Coronita Cerveza

La famosa marca de Cerveza mexicana fue obligada a cambiar su nombre a Coronita para ingresar al mercado ibérico. Esto dado que la marca Corona ya se encontraba anteriormente registrada por la empresa vinícola Bodegas Torres (Miguel Torres SA). Sin embargo, se dice que la cerveza Coronita, que ahora pertenece a AB Inbev (Anheuser-Busch), finalmente podrá llevar el nombre de Corona a fines del 2016. Aparentemente después de más de dos décadas, la disputa por esta marca ha aparentemente llegado a su fin.

Se tiende a decir que la razón por la cual la cerveza Corona no pudo llevar este nombre en España era por el alcance de nombre con la Corona Española… ¡esto es falso!

Dunkin' Donuts en España

La empresa de Rosquillas más importante del mundo tuvo que cambiar su nombre al entrar a España. LaDunkin Coffee palabra “Donuts” (rosquillas en inglés) ya había sido previamente registrada por la empresa local Panrico. Desde su ingreso al mercado español, Dunkin' Donuts ha abierto decenas de locales en España bajo el nombre Dunkin' Coffee.

Target y su gemelo australiano

El gigante americano de ventas al por menor, con presencia en múltiples países (solo en los Estados Unidos operan poco menos de 2000 locales) no opera actualmente en Australia. Sin embargo, en Australia hay aproximadamente 250 tiendas de Target Target logooperando ¿Cómo es posible? La empresa que opera las tiendas en Australia no tiene relación alguna con Target Corp., empresa norteamericana que es dueña de la marca en los Estados Unidos y en múltiples otros países.

La marca australiana “Target” es idéntica (incluyendo el logo) y ha estado registrada por más de 30 años en Australia.

Las marcas en general solo gozan de protección local, teniendo que registrarse de país en país para tener protección en cada territorio. Tanto Target EEUU, como Target Australia, gozan de enorme reconocimiento en sus mercados respectivos, con ambos gigantes del retail planeando expandirse a distintos mercados (países) en el futuro, de seguro ambas se verán enfrascados en más de algún proceso marcario.

Como determinar en qué país(es) debe registrar su marca

Para que una marca goce de protección a nivel mundial se tendría que registrar directamente en cada país. Esto por supuesto es extremadamente caro y en la mayoría de los casos innecesario. A no ser que los Estados Federados de Micronesia o Santo Tomé y Príncipe sean mercados relevantes para sus productos o servicios, puede perfectamente obviar registrar en estas jurisdicciones.

¿Entonces cómo saber dónde registrar? La respuesta variará dependiendo de los intereses de cada persona o compañía. Los países en que debiese registrar es la respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿En qué país(es) esta efectivamente ofreciendo sus productos o servicios?

2. ¿En qué país(es) planea usted ofrecer sus productos o servicios en el futuro?

* En el caso de China, especial consideración se debe dar a si registrar o no su marca, incluso si este no es un país que considere relevante. Para mayor información respecto de marcas en China haga click aquí.

Un error, lamentablemente común, de la cual dueños de marcas terminan arrepintiéndose, es no registrar sus marcas comerciales para ahorrar dinero ¿Por qué invertir tiempo, dinero y sudor en algo para que otro pueda eventualmente apropiarse o beneficiarse del trabajo de uno sin pagar por ello? Cuando esto ocurre la solución siempre termina siendo considerablemente más cara que si hubiese precavidamente protegido la marca desde un comienzo.

No juegue a la ruleta rusa con su negocio. Si su presupuesto no le permite cubrir el registro de su marca en todos los países en que debería, contacte a un experto para que le asista en determinar una estrategia que le permita proteger sus intereses de la manera más efectiva posible en consideración a los medios con que dispone.

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Autor: Conrad Fahrenkrug Abogado en iGERENT