Cómo y porqué registrar una marca en Hong Kong

Los derechos sobre una marca comercial en Hong Kong le corresponderán a la persona o compañía que haga primer uso de la marca dentro del territorio. Si bien no es obligatorio registrar la marca en Hong Kong, en la práctica es altamente recomendable que se haga, para que entre otras razones quien la registre goce de presunción legal respecto de la titularidad de la marca, prevenir futuros reclamos respecto a la titularidad de la misma y facilitar la presentación de acciones en casos de infracción marcaria o uso indebido de marca por parte de terceros.

El registro de una marca en Hong Kong se hace a través del Departamento de Propiedad Intelectual de Hong Kong (IPD). Si bien Hong Kong es parte de la República Popular de China, Hong Kong es una región administrativa especial, teniendo este un sistema y registro marcario independiente. Marcas registradas en China NO tienen valor en Hong Kong, ni otorgan protección de marca en Macao, territorio que a su vez tiene una oficina de registro independiente.

No es requisito que una marca haya sido previamente usada en Hong Kong para poder registrarse. Sin embargo, el uso de la marca puede ser útil para sobreponerse a objeciones basadas en falta de distintividad. El uso previo de la marca puede servir para demostrar que esta ha adquirido distintividad a través de uso.

Si registra una marca combinada (marca que incluye tanto elementos denominativos como figurativos) en Hong Kong, el derecho exclusivo de uso de la marca se limita a un uso de esta en la configuración o modo exacto a como haya sido registrada. Si desea usar los elementos denominativos de su marca de forma separada a los elementos figurativos o de diseño (o vise versa), es recomendable que registre otra marca que incluya solo aquellos elementos que desea usar de manera separada.

Es importante señalar que si un tercero eventualmente intenta registrar una marca que incluye elementos que puedan ser considerados parecidos a la suya, en conexión a productos o servicios similares, como dueño de una marca registrada tendrá el derecho a presentar una  acción de oposición basada en la similitud que la marca del tercero tiene con la suya. Las probabilidades de éxito de dichas acciones variarán dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Acciones de oposición pueden ser presentadas por terceros contra solicitudes de marcas dentro del plazo de tres (3) meses contados desde la fecha en que la solicitud de registro es publicada. El plazo para oponerse puede extenderse por un periodo adicional de dos (2) meses. Las probabilidades de éxito de dichas acciones variarán dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Si bien una marca no debe estar en uso para que se registre, en caso de no ser usada dentro del plazo de tres (3) años después de su registro, terceros podrán presentar acciones de cancelación de marca basada en la falta de uso de la marca. Uso de la marca puede ser mínimo, pero debe ser genuino.

Las marcas registradas en Hong Kong tendrán un periodo de vigencia de diez (10) años contados desde la fecha de solicitud, pudiendo ser renovadas indefinidamente por periodos adicionales de diez (10) años. Una marca puede renovarse hasta seis (6) meses antes de su fecha de vencimiento. A su vez existe un periodo de gracia para la renovación tardía de la marca de seis (6) meses posteriores a su vencimiento, caso en el cual será necesario pagar un recargo por renovación tardía. El plazo para la renovación tardía de una marca en Hong Kong podrá ser extendida por un plazo adicional de seis (6) meses, caso en el cual se deberá justificar porque no se pudo renovar anteriormente. Queda a criterio de la oficina de registro aceptar dicha justificación y otorgar los seis meses adicionales.

Para los informes de búsqueda, la marca de interés debe estar escrita en alfabeto latino y solo se considerarán otras marcas representadas en el alfabeto latino. Si desea que se realice un informe de factibilidad para una marca escrita en chino (Pinyin o Hanzi) y que incluya otras marcas escritas en chino (Pinyin o Hanzi), por favor contáctenos. Dicho servicio tendrá un precio adicional.

Si le gustaría que se consideren los elementos figurativos o de diseño que acompañan a su marca al momento de realizarse el informe de búsqueda de la marca para Hong Kong, por favor contáctenos directamente para determinar si podemos ofrecer esto en esta jurisdicción. En dicho caso, los precios y plazos de entrega del servicio podrían variar.

 

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