Comment l'attaque centrale fragilise une marque internationale

L'attaque centrale est l'un des risques les plus mal compris du Système de Madrid. Une entreprise peut penser avoir protégé sa marque dans 20, 30 ou 40 pays grâce à un seul enregistrement international, sans voir que toute cette structure dépend encore de ce qui arrive à la demande ou à l'enregistrement d'origine pendant les cinq premières années.

La règle pratique est simple : si la marque de base échoue pendant la période de dépendance, l'enregistrement international de Madrid peut être annulé ou limité dans la même mesure dans tous les pays désignés.

Cela ne veut pas dire que le Système de Madrid est dangereux ou inadapté. Il reste une voie efficace pour de nombreuses marques qui se développent à l'international. Mais il doit être utilisé avec une vision claire de la marque de base, des cinq premières années et des pays dans lesquels une perte de protection serait commercialement inacceptable.

Avertissement : cet article fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles relatives aux marques varient selon les pays et selon les faits propres à chaque situation.

Que signifie l'attaque centrale dans le Système de Madrid ?

Une attaque centrale se produit lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base qui soutient un enregistrement international de Madrid cesse de produire ses effets pendant la période de dépendance de cinq ans.

Selon le Protocole de Madrid, un enregistrement international doit reposer sur une demande ou un enregistrement national ou régional déposé auprès de l'Office d'origine du déposant. Cette demande ou cet enregistrement est appelé demande de base ou enregistrement de base.

Pendant les cinq premières années à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci dépend de cette marque de base. Si la marque de base est refusée, retirée, annulée, révoquée, invalidée, abandonnée, fait l'objet d'une renonciation ou cesse de produire effet pour tout ou partie des produits et services, l'enregistrement international peut être annulé ou limité de manière équivalente.

C'est ce qui rend la notion d'attaque centrale si importante. Une faiblesse au centre peut affecter la protection dans tous les pays désignés.

Le Système de Madrid ne crée pas une marque mondiale

Le Système de Madrid permet de déposer une demande internationale auprès de l'OMPI et de désigner plusieurs pays membres. Il simplifie le dépôt, certaines inscriptions, les renouvellements et une partie de la gestion ultérieure.

Mais il ne crée pas une marque mondiale unique.

Chaque pays désigné examine la marque selon son propre droit. Un office national ou régional peut accorder la protection, émettre un refus, demander une modification du libellé des produits et services ou exiger l'intervention d'un mandataire local. Un dépôt Madrid doit donc être compris comme une voie centralisée vers un ensemble de droits pays par pays, et non comme un enregistrement global unique.

Si vous comparez encore les options de protection, le guide d'iGERENT sur l'enregistrement d'une marque au niveau international explique le contexte général des dépôts internationaux.

Pourquoi la marque de base est déterminante

La marque de base est le fondement du dépôt Madrid. Il peut s'agir d'une demande en cours ou d'un enregistrement déjà accordé, selon l'Office d'origine et la stratégie choisie.

La vraie question avant le dépôt est donc la suivante : la marque de base est-elle assez solide pour soutenir la protection internationale pendant cinq ans ?

Plusieurs éléments peuvent fragiliser cette base :

• La marque est descriptive, générique ou faiblement distinctive.
• Les produits et services sont trop larges ou imprécis.
• La demande de base est encore en examen et risque de recevoir des objections.
• Un tiers est susceptible de former opposition.
• La marque de base couvre des produits ou services dont l'entreprise n'a pas réellement besoin.
• Les échéances de procédure, de renouvellement ou de titularité ne sont pas suivies avec rigueur.

Utiliser une demande en cours comme base peut être efficace, mais cela peut aussi augmenter le risque. Si la demande est limitée pendant l'examen, partiellement refusée, contestée ou retirée, l'enregistrement international peut devoir suivre cette limitation.

L'attaque centrale dépasse l'idée d'une attaque par un concurrent

L'expression "attaque centrale" donne l'impression qu'un concurrent doit attaquer activement la marque de base. C'est parfois le cas. Un tiers peut déposer une opposition ou une action en annulation contre la marque d'origine afin d'affaiblir toute la protection internationale qui en dépend.

Mais le risque est plus large.

L'enregistrement international peut être affecté même sans litige spectaculaire. La marque de base peut cesser de produire effet à cause d'événements ordinaires de procédure ou de gestion, notamment :

• Refus par l'Office d'origine pour des motifs absolus ou relatifs.
• Retrait ou abandon de la demande de base.
• Limitation des produits et services pendant l'examen.
• Non-renouvellement de l'enregistrement de base.
• Annulation, révocation ou invalidation.
• Renonciation à l'enregistrement de base.

C'est souvent ce que les PME sous-estiment. Une protection Madrid peut être fragilisée non seulement par une stratégie adverse, mais aussi par une demande d'origine faible, un libellé trop large ou une erreur administrative.

Attaque centrale totale ou partielle

L'attaque centrale peut être totale ou partielle.

Une attaque centrale totale annule l'ensemble de l'enregistrement international. Par exemple, si la demande de base est finalement refusée pour tous les produits et services pendant la période de dépendance, l'enregistrement international peut être annulé en totalité.

Une attaque centrale partielle ne touche qu'une partie de la protection. Par exemple, si la demande de base visait initialement les "vêtements" mais est ensuite limitée aux "pantalons et vestes décontractés", l'enregistrement international peut lui aussi être limité dans les pays désignés pour refléter ce périmètre plus restreint.

La différence commerciale est majeure. Une perte totale peut exiger des dépôts urgents dans tous les pays importants. Une perte partielle peut conserver la marque, mais retirer précisément les produits ou services nécessaires à un lancement.

Pourquoi le délai de cinq ans peut encore compter après cinq ans

L'enregistrement international devient indépendant de la marque de base après cinq ans. C'est rassurant, mais il faut regarder la date de début des procédures.

Si une opposition, une annulation, un recours ou une action judiciaire a commencé avant la fin de la période de dépendance et aboutit plus tard à une décision finale de refus, d'annulation, de révocation ou d'invalidation, l'enregistrement international peut encore être affecté.

En pratique, le risque ne disparaît donc pas toujours le jour du cinquième anniversaire. Une procédure engagée avant cette date peut encore produire des effets ensuite.

Ce point est essentiel lors de l'acquisition d'un portefeuille Madrid. La vérification ne doit pas seulement confirmer que cinq ans se sont écoulés. Elle doit aussi examiner si une procédure pertinente a commencé pendant cette période et peut encore affecter la marque de base.

Ce qui se passe en pratique

Lorsque la marque de base cesse de produire effet en totalité ou en partie, l'Office d'origine doit en informer le Bureau international de l'OMPI. L'OMPI inscrit ensuite l'annulation ou la limitation au Registre international et notifie le titulaire ainsi que les offices désignés.

Pour le titulaire, les conséquences pratiques peuvent être rapides :

• Le périmètre de l'enregistrement international peut être réduit.
• La protection dans les pays désignés peut disparaître pour certains produits ou services.
• Des décisions de dépôt local peuvent devoir être prises en urgence.
• Le budget peut basculer d'une gestion centralisée vers plusieurs dépôts nationaux ou régionaux.

L'attaque centrale n'est donc pas seulement une notion juridique. Elle peut aussi devenir un problème opérationnel, commercial et budgétaire.

La transformation : le recours d'urgence

Le Protocole de Madrid prévoit un mécanisme d'urgence appelé transformation.

Si l'enregistrement international est annulé en raison d'une attaque centrale, le titulaire peut déposer des demandes nationales ou régionales dans les pays désignés concernés et conserver la date de l'enregistrement international ou la priorité, sous réserve de respecter les conditions applicables.

La transformation est utile parce qu'elle peut préserver la priorité. Mais ce n'est pas un simple retour à la situation initiale.

Ses principales limites sont les suivantes :

• Les demandes issues de la transformation doivent en général être déposées dans les trois mois suivant l'annulation.
• Elles doivent viser la même marque.
• Les produits et services doivent être couverts par l'enregistrement international annulé pour le pays concerné.
• Chaque office national ou régional applique ses propres règles.
• Des taxes locales, mandataires locaux, traductions et coûts de procédure peuvent être nécessaires.

La transformation peut éviter une perte totale de priorité, mais elle est coûteuse et lourde à coordonner. Pour une entreprise ayant désigné de nombreux pays, elle peut transformer un dépôt centralisé en opération de sauvetage multi-pays.

Étude de cas : LEGO v. LEPIN et les limites pratiques de l'attaque centrale

Le dossier LEGO v. LEPIN montre pourquoi l'attaque centrale peut être puissante en théorie, mais difficile en pratique.

Selon l'analyse du Kluwer Trademark Blog consacrée à LEGO Juris A/S v. Shantou Chenghai Longjun Toy Factory, le logo LEPIN avait été déposé en Chine et utilisé comme base d'un enregistrement international Madrid désignant 47 pays. LEGO a formé opposition contre la demande chinoise. L'opposition a été accueillie, le recours a été rejeté le 24 mai 2019 et la décision serait devenue définitive en juin 2019.

En théorie, le succès obtenu contre la marque de base chinoise aurait dû produire des effets centraux sur l'enregistrement Madrid. Le problème était procédural. L'analyse de Kluwer indiquait que la décision finale n'avait pas été rapidement communiquée à l'OMPI, ce qui obligeait LEGO à continuer de contester les désignations dans plusieurs pays malgré sa victoire contre la marque de base.

La leçon n'est pas que l'attaque centrale est inutile. Elle dépend du suivi procédural. Une victoire contre la marque de base peut encore nécessiter une surveillance active, des échanges avec l'Office d'origine et des actions locales tant que l'OMPI n'a pas inscrit la modification correspondante.

Pour une entreprise qui défend un portefeuille Madrid, la conclusion est tout aussi importante : il ne faut pas supposer qu'un problème reste local simplement parce qu'il commence dans un seul pays. Un litige sur la marque de base peut rapidement avoir des effets internationaux.

Quand le Système de Madrid reste pertinent

Tout cela ne signifie pas que Madrid soit une mauvaise voie.

Pour de nombreuses entreprises, le Système de Madrid reste efficace, surtout lorsque :

• La marque est distinctive et a de bonnes chances de passer l'examen.
• La marque de base est déjà enregistrée ou proche d'une situation stable.
• L'entreprise vise plusieurs pays membres du Système de Madrid.
• La gestion centralisée des renouvellements et modifications a une vraie valeur.
• Les pays désignés sont importants, mais pas tous absolument critiques.

La bonne conclusion est que Madrid doit être utilisé de façon stratégique. Il convient souvent très bien à une expansion large, mais il peut être insuffisant seul lorsque certains pays sont si importants qu'une perte de protection y serait inacceptable.

Comment réduire le risque d'attaque centrale

Une entreprise peut réduire ce risque avant le dépôt, pendant la période de dépendance et lors de l'audit d'un portefeuille.

Avant le dépôt :

• Utiliser si possible une marque de base déjà enregistrée, plutôt qu'une simple demande en cours.
• Choisir une marque solide et distinctive.
• Effectuer des recherches d'antériorités avant le dépôt de la marque de base.
• Éviter les libellés trop larges ou vagues.
• Aligner la marque de base sur les produits et services vraiment importants.
• Envisager des dépôts nationaux ou régionaux directs dans les pays stratégiques.

Pendant les cinq premières années :

• Surveiller de près la demande ou l'enregistrement de base.
• Suivre les objections, oppositions, recours, renouvellements et changements de titulaire.
• Conserver des preuves d'usage lorsque l'usage peut compter.
• Évaluer l'impact international de toute limitation des produits et services.
• Préparer un plan de transformation pour les pays à forte valeur avant toute urgence.

Lors de l'acquisition ou de l'audit d'un portefeuille :

• Vérifier la date de l'enregistrement international.
• Confirmer si la période de dépendance de cinq ans est expirée.
• Examiner le statut de la marque de base.
• Rechercher les procédures engagées pendant la période de dépendance.
• Vérifier si une limitation partielle a déjà affecté l'enregistrement international.

L'objectif n'est pas d'éliminer tout risque. Il est de savoir où se situe la dépendance et de décider si Madrid, des dépôts directs ou une stratégie hybride correspondent à la réalité commerciale.

FAQ

Qu'est-ce qu'une attaque centrale dans le Système de Madrid ?

Il s'agit de la perte ou de la limitation d'un enregistrement international parce que la demande de base ou l'enregistrement de base cesse de produire ses effets pendant la période de dépendance de cinq ans, ou parce qu'une procédure engagée pendant cette période aboutit plus tard à une décision finale défavorable.

L'attaque centrale suppose-t-elle toujours l'action d'un concurrent ?

Non. Le terme peut prêter à confusion. Le même effet peut résulter d'un refus, d'un retrait, d'un abandon, d'un non-renouvellement, d'une limitation des produits ou services, d'une annulation, d'une révocation, d'une invalidation ou d'une renonciation visant la marque de base.

Qu'est-ce que la transformation après une attaque centrale ?

La transformation permet au titulaire de déposer des demandes nationales ou régionales dans les pays désignés concernés tout en conservant la date de l'enregistrement international ou la priorité, si les conditions sont remplies et si les demandes sont déposées dans un délai de trois mois.

Comment réduire le risque d'attaque centrale ?

Une entreprise peut réduire ce risque en utilisant si possible une marque de base enregistrée et solide, en évitant les libellés vagues, en surveillant la marque de base pendant les cinq premières années et en envisageant des dépôts directs dans les pays essentiels.

Planifier un dépôt Madrid avec moins de risque

Si vous envisagez un dépôt par le Système de Madrid, ou si vous examinez un portefeuille existant, le Dépôt de Marques par le Système de Madrid peut vous aider à évaluer la marque de base, les pays visés et les risques de dépendance avant qu'ils ne deviennent coûteux.

iGERENT accompagne plus de 12.000 entreprises pour enregistrer et gérer leurs marques dans plus de 180 pays, avec un interlocuteur dédié qui coordonne les correspondants locaux, des devis fixes et des délais clairs.

Vous préférez parler directement à un expert ? Contacter iGERENT pour demander un devis gratuit et sans engagement.