Le Royaume-Uni et les marques du Commonwealth

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Le Commonwealth apparaît souvent comme une entité historique plus que pratique, surtout aux yeux de ceux qui n’en font pas partie, évoqué dans les actualités internationales seulement lorsque l’une des anciennes colonies du Royaume-Uni reçoit la visite d’un membre de la famille royale, et pourtant il a une incidence sur de nombreux aspects du monde moderne pour les pays qui en font partie, notamment pour ce qui nous concerne directement, la protection des marques.

Lorsque les anciennes colonies britanniques ou dominions accédèrent à l’indépendance, il fallut envisager la protection de la propriété intellectuelle, et en particulier celle des marques. Alors qu’au départ le réenregistrement des marques britanniques était le régime généralement appliqué, les choses ont évolué et ces dernières années, de nombreux territoires ont voté des lois sur la protection des marques qui ont mis fin au système de réenregistrement et instauré des systèmes d’enregistrement totalement indépendants. Cependant, de nombreux pays conservent un système double, permettant à la fois un enregistrement local et indépendant et un réenregistrement, tandis que d’autres permettent uniquement un enregistrement fondé sur les marques britanniques existantes ou bien garantissent une protection automatique si la marque est déjà déposée au Royaume-Uni.

L’information concernant les systèmes en cours dans chaque pays est disponible sur le site de l’UKIPO, mais pour vous faciliter la tâche, nous les avons référencés en fonction de la manière dont les marques sont déposées dans chaque juridiction.

Droits des marques étendus automatiquement

Il s’agit des territoires dans lesquels le fait de posséder une marque britannique octroie automatiquement des droits de propriété, sans qu’il y ait besoin de procéder à un réenregistrement ou de s’enregistrer localement.

Territoire britannique de l’Océan Indien

Il s’agit d’un territoire d’outremer britannique, inhabité à l’exception de chercheurs scientifiques et de militaires. Les droits de propriété intellectuelle accordés par le Royaume-Uni sont étendus à cette juridiction, selon les termes de l’arrêté BIOT N°9,1984.

Les Iles Falkland

Sur les îles Falkland, la législation datant de 1996 permet une extension des droits britanniques, sans nécessité d’un réenregistrement. Les droits arrivent à expiration lorsque la marque cesse d’exister au Royaume-Uni. 

L’Ile de Man

Le système britannique de protection des marques garantit la protection sur l’île de Man, et les marques internationales enregistrées par l’intermédiaire du système de Madrid et désignant le Royaume-Uni sont également protégées. Tant que le Royaume-Uni fait partie de l’Union Européenne, les marques déposées dans l’Union Européenne sont protégées sur l’Ile de Man.

Si vous avez besoin de protéger votre marque au sein de l’un de ces territoires, remplissez le formulaire permettant l’enregistrement de votre marque au Royaume-Uni.

Une marque déposée au Royaume-Uni est requise

Il s’agit des territoires dans lesquels il est nécessaire d’avoir une marque déposée au Royaume-Uni pour obtenir une protection au sein de ce territoire.

Gibraltar

Pour être protégée à Gibraltar, une marque doit être enregistrée au préalable soit au Royaume-Uni soit dans l’Union Européenne (tant que le Royaume-Uni fait partie de l’Union Européenne).

L’extension de la protection à Gibraltar doit ensuite être demandée par l’intermédiaire de la Companies House du gouvernement de Gibraltar.

Jersey

Pour déposer une marque à Jersey, il faut impérativement être détenteur d’un enregistrement en cours de validité au Royaume-Uni. La demande d’enregistrement peut être effectuée pendant toute la durée de validité de cet enregistrement.

Des modifications des règles d’enregistrement des marques dans l’Union Européenne datant de 2004 permettent maintenant aux demandes d’enregistrement dans l’Union Européenne depuis Jersey d’être acceptées par l’EUIPO, même si cela devrait changer après le Brexit.

Kiribati

Toute demande d’enregistrement à Kiribati passe par un enregistrement en cours de validité au Royaume-Uni.  Le bureau d’enregistrement de Kiribati n’examine pas les demandes d’enregistrement et octroie automatiquement au demandeur un certificat d’enregistrement reprenant les caractéristiques de la marque britannique.

Sainte-Hélène

Applications for trademark registration in Saint Helena can only be made based on a valid UK trademark, at any point during its life. The Saint Helena trademarks validity will expire when the UK trademark’s validity expires. Registrations under the Madrid

Protocol designating the United Kingdom do not have effect in St Helena to date. 

Les demandes d’enregistrement de marques à Sainte-Hélène peuvent uniquement être effectuées sur la base d’une marque déposée au Royaume-Uni en cours de validité, à n’importe quel moment de cette durée de validité. La validité des marques déposées  à Sainte-Hélène prendra fin en même temps que la validité de la marque au Royaume-Uni. A ce jour, les enregistrements via le Protocole de Madrid désignant le Royaume-Uni sont sans effet à Sainte-Hélène.

Les Iles Salomon

Aux Iles Salomon, pour être protégées, les marques doivent être enregistrées au Royaume-Uni. La durée de protection sera la même que celle de la marque déposée au Royaume-Uni.

Tuvalu

Une demande d’enregistrement de marque ne peut s’effectuer à Tuvalu que si la marque est enregistrée au Royaume-Uni, à n’importe quel moment de sa durée de validité. Elle expirera en même temps que la marque de base.

Si vous souhaitez obtenir l’extension d’une marque déposée dans l’une de ces juridictions, contactez-nous!

Enregistrement local OU réenregistrement

Il s’agit ici des territoires dans lesquels il est possible d’enregistrer une marque soit de manière locale, indépendante, soit sur la base d’une marque déposée au Royaume-Uni. Il convient de préciser que dans de nombreux cas, il sera plus rapide de demander une extension de l’enregistrement au Royaume-Uni plutôt que d’effectuer une première demande.

Anguilla

Les demandes d’enregistrement à Anguilla peuvent être effectuées localement ou bien sur la base d’une marque déposée au Royaume-Uni, et ce pendant toute la durée de validité de la marque au Royaume-Uni. Si c’est cette dernière option qui est retenue, la durée de validité de la marque à Anguilla sera la même que pour le Royaume-Uni.

Bermudes

En plus d’un enregistrement indépendant, il est également possible de demander un enregistrement aux Bermudes sur la base d’une marque britannique, et ce pendant toute la durée de validité de la marque. L’enregistrement aux Bermudes expirera en même temps que la marque britannique. Pour le moment, le Protocole de Madrid désignant Royaume-Uni ne permet pas l’extension d’une marque aux Bermudes.

Îles Fidji 

De même que pour les pays précédents, l’enregistrement d’une marque aux îles Fidji peut se faire localement ou bien sur la base d’une marque britannique, auquel cas la validité de la marque aux îles Fidji est la même qu’au Royaume-Uni.

Guernesey 

La législation locale prévoit un enregistrement local et indépendant des marques à Guernesey, mais également une extension pour les marques déjà enregistrées au Royaume-Uni. Comme pour les cas précédents, la validité de l’enregistrement à Guernesey est la même que celle au Royaume-Uni.

Guyana 

Le Trade Marks Act de 1952 prévoit un enregistrement local des marques en Guyana, mais également le réenregistrement des marques enregistrées au Royaume-Uni. Il convient de noter que les marques de services ne peuvent pas être enregistrées localement en Guyana mais que la validité des marques de services enregistrées au Royaume-Uni peut y être étendue. Ainsi une marque de services ne peut être protégée en Guyana que par le réenregistrement de la marque britannique.

Montserrat

L’enregistrement d’une marque à Montserrat peut s’effectuer localement par l’intermédiaire du Registre de Propriété Intellectuelle ou bien par l’extension d’une marque déposée au Royaume-Uni. Les marques internationales déposées par l’intermédiaire du Protocole de Madrid et désignant le Royaume-Uni peuvent également servir de support à un enregistrement à Montserrat.

Saint-Christophe-et-Niévès 

En plus d’un enregistrement local et indépendant, la protection d’une marque à Saint-Christophe-et-Niévès peut être obtenue par l’extension de la validité d’une marque enregistrée au Royaume-Uni. La validité de la marque à Saint-Christophe-et-Niévès sera la même que pour le Royaume-Uni.

Sainte-Lucie 

L’enregistrement d’une marque à Sainte-Lucie peut être obtenu grâce à une demande locale ou par l’extension de la validité d’une marque déposée au Royaume-Uni. Les marques enregistrées par l’intermédiaire du Protocole de Madrid désignant le Royaume-Uni ne peuvent pas être utilisées pour l’extension d’une marque à Sainte-Lucie.

Samoa

En plus d’un enregistrement local et direct aux Samoa, la validité des marques enregistrées au Royaume-Uni peut également être étendue. Cependant la demande d’extension doit impérativement être effectuée dans l’année suivant la demande d’enregistrement au Royaume-Uni. 

Îles Turques et Caïques 

Depuis la mise en place de la Trade Marks Ordinance en 2007, les marques peuvent désormais être enregistrées sur les Îles Turques et Caïques de façon locale ainsi que grâce à une extension de la validité d’une marque déposée au Royaume-Uni.

Si vous avez l’intention de faire une demande locale d’enregistrement de marque dans l’une de ces juridictions, nous vous invitons à consulter la liste des juridictions pour lesquelles nous proposons nos services et d’y trouver celle qui vous intéresse.

Seul un dépôt local est possible

Nous proposons ici une liste non-exhaustive de membres du Commonwealth pour lesquels la protection des marques ne peut être obtenue que par un enregistrement local et pour lesquels le réenregistrement d’une marque déposée au Royaume-Uni n’est pas –ou n’est plus- possible. 

Antigua-et-Barbuda 

L’enregistrement d’une marque à Antigua-et-Barbuda ne peut être obtenu que par une demande locale. Antigua-et-Barbuda est membre du Protocole de Madrid depuis 2000 et de ce fait, les demandes d’enregistrement internationales peuvent désigner cette juridiction.

Bahamas

Aux Bahamas, les marques doivent être enregistrées localement et la validité de l’enregistrement y est de 14 ans au lieu des 10 ans habituels. L’enregistrement de marques de services n’y est pas possible, seules les marques de produits peuvent être déposées aux Bahamas.

Îles Vierges Britanniques 

Depuis le Trade Mark Act de 2013, entré en vigueur en septembre 2015, seul un enregistrement local des marques est possible aux îles Vierges Britanniques.

Brunei

Le Trade Marks Act (Cap 98) et le Trade Mark Rule de 2000 sont en vigueur depuis 2000, permettant un enregistrement local des marques. Brunei est également membre du Protocole de Madrid.

Îles Caïmanes 

Depuis 2017, lorsque le Trade Marks Law de 2016 est entré en vigueur, les marques doivent être enregistrées localement par l’intermédiaire de l’office de la propriété intellectuelle des Îles Caïmanes (CIIPO).

Gambie

Un nouvel Industrial Property Act est entré en vigueur le 2 avril 2007, et les nouvelles règles qu’il prévoit sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Depuis lors, les enregistrements de marques en Gambie ne peuvent plus être effectués que localement et le réenregistrement de marques déposées au Royaume-Uni n’est plus possible.

Grenade

Le Trade Marks Act de 2012 prévoit un enregistrement local des marques à Grenade et met fin à l’extension de la protection des marques déposées au Royaume-Uni dans sa juridiction.

Saint-Vincent-et-les Grenadines 

Le Trade Mark Act 46/2003 entré en vigueur en mai 2004 prévoit un enregistrement local des marques à Saint-Vincent-et-les Grenadines et exclut le réenregistrement des marques déposées au Royaume-Uni.

Seychelles

Aux Seychelles, seul un enregistrement local et indépendant est prévu. Les marques déposées au Royaume-Uni ne peuvent être étendues à cette juridiction.

Tonga

Le Industrial Property Act de 1994 est entré en vigueur en février 2000. Depuis lors, les marques sont enregistrées de façon locale et indépendante aux îles Tonga.

Vanuatu

Le Trade Marks Act de 2003 entré en vigueur en 2011 a mis en place un système par lequel toutes les demandes d’enregistrement de marques se font localement à Vanuatu et qui met un terme à l’extension des marques déposées au Royaume-Uni.

Même si nous mettons tout en œuvre pour nous tenir au courant des changements dans la législation des marques déposées dans le monde entier, si vous pensez qu’une information n’est plus fiable, n’hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous ou bien envoyez-nous un mail.