Faire une demande de priorité lors du dépôt de marque

Bien que la revendication de priorité pour une demande de dépôt de marque soit possible dans la plupart des pays, il pourrait bien s’agir de l’un des outils les moins judicieusement utilisés parmi l’arsenal dont disposent les demandeurs de marques. Même si les départements de propriété intellectuelle des grandes multinationales ont intégré son utilisation à leurs stratégies et l’ont élevée au rang d’art, dans l’ensemble elle reste mal comprise et mal utilisée.

Qu’est-ce que la revendication de priorité pour une demande de dépôt de marque?

Fondements légaux

La revendication de priorité est fondée sur l’Article 4 de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle de 1883. Signée à l’origine par 11 pays, celle-ci compte aujourd’hui 176 signataires, ce qui en fait l’un des traités internationaux les plus largement adoptés dans le monde.

Celui qui aura régulièrement fait le dépôt […] d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront […] de six mois […] pour les marques de fabrique ou de commerce.

Fonctionnement

En pratique, cela signifie que si l’on dépose pour la première fois une demande de dépôt pour une marque donnée dans un pays, et ensuite, dans les six mois qui suivent, que l’on fait une demande pour le dépôt de la même marque dans un autre pays, la deuxième demande de dépôt sera considérée comme ayant été faite à la même date que la première. 

Par exemple, si l’on dépose en Allemagne, le 5 mai 2016 (date de priorité), une demande pour la marque ‘iGERENT’, puis que l’on dépose une demande pour la même marque en Espagne le 16 septembre, la demande en Espagne sera considérée comme ayant été déposée le 5 mai. Cela signifie que si une demande pour une marque identique ou similaire à ‘iGERENT’ a été présentée par un tiers en Espagne entre le 5 mai et le 16 septembre, la demande faite pour ‘iGERENT’ aura priorité, et pourra être déposée tant qu’il n’existe pas d’autre obstacle à son enregistrement.

La revendication de priorité n’a pas d’autre effet que de changer la date effective d’une demande de dépôt à la ‘date de priorité’. La réussite du dépôt initial ne garantit en rien la réussite de la demande de dépôt ultérieure. De plus, même si la demande de dépôt initiale est rejetée, la demande de dépôt pour laquelle est revendiquée la priorité peut encore être acceptée, même si dans ce cas la date de dépôt initiale (réelle) pourra être rétablie.

Dois-je revendiquer la priorité pour mon dépôt de marque?

La revendication de priorité est une stratégie plus souvent utilisée par de grandes entreprises qui déposent leurs marques dans un grand nombre de pays, afin d’empêcher usurpateurs de marques ou compétiteurs de déposer des marques dont ils sauraient qu’elles ont de l’importance pour l’entreprise.

Cependant, la revendication de priorité peut aussi être utile à de petits propriétaires de marques qui ont besoin de les déposer dans plusieurs pays, mais n’ont pas forcément les moyens de le faire en une seule fois. En utilisant ce système, ils profitent d’une période de 6 mois durant laquelle ils pourront décider dans quels pays déposer, et répartir les frais de dépôt, sans avoir à s’inquiéter que des tiers puissent les devancer.

De plus, si le déposant est conscient qu’il existe un risque qu’une marque similaire ou identique ait récemment été déposée dans un pays, l’utilisation de la revendication de priorité peut être la seule façon d’obtenir le dépôt en dépit de cet obstacle.

La revendication de priorité a donc des avantages très clairs. Cependant, son utilisation ne doit pas être systématique. Par exemple, les déposants néophytes revendiquent souvent la priorité pour une demande de marque faite quelques jours seulement après la première. À moins qu’une recherche d’antériorité ait révélé l’existence d’une marque conflictuelle déposée dans ce bref laps de temps, le bénéfice de la demande de priorité sera infime comparé aux complications engendrées par le processus de revendication.

Il faut savoir en effet que bien que la revendication de priorité existe dans une vaste majorité de pays, son coût et ses exigences diffèrent largement. Alors que dans certains pays une simple copie scannée de la demande de dépôt antérieure suffit et qu’aucuns frais officiels supplémentaires ne s’appliquent, rendant le processus très facile, dans d’autres pays la revendication de priorité requiert la présentation de documents certifiés émis par le bureau des marques, accompagnés de traductions certifiées le cas échéant, tous ces documents devant être notariés et légalisés. Cela peut transformer la demande de priorité en un processus compliqué, long et coûteux.

De plus, certaines restrictions doivent être prises en compte. Tout d’abord, bien que certains pays n’appliquent pas cette règle dans la pratique, la priorité ne peut être revendiquée que sur la base de la toute première demande faite pour une marque. Si l’on fait une demande de dépôt pour ‘iGERENT’ en Suède, puis en Algérie, la revendication de priorité ne pourra se faire que sur la base de la demande en Suède. Ainsi, même si le délai de 6 mois est expiré pour la Suède mais pas pour l’Algérie, la demande en Algérie ne pourra pas être utilisée comme base pour revendiquer la priorité.

En outre, la demande ultérieure doit être identique à celle sur laquelle la priorité se base. Cela signifie qu’elle doit avoir le même propriétaire, les mêmes classes et les mêmes produits ou services, empêchant par là-même le déposant d’adapter la demande de dépôt au marché local ou de la déposer au nom d’une succursale locale. L’exception à ces restrictions est que le bureau des marques permet en général de déposer des demandes ultérieures qui excluent des éléments (classes, produits ou services). Si par exemple la première demande est faite pour les classes 3 et 5, il sera possible de faire une demande ultérieure et de revendiquer la priorité seulement pour la classe 3.

En résumé, comme c’est bien souvent le cas pour tout ce qui concerne les marques commerciales, savoir si l’on doit ou non revendiquer la priorité dépend entièrement de la situation et des besoins spécifiques du déposant ; c’est pourquoi il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé.