Les étapes qui suivent la demande de dépôt

Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque n'est que la première étape pour obtenir la protection d'une marque. Le dépôt d'une marque ne signifie pas automatiquement qu'elle sera accordée, et même une fois qu'elle est enregistrée, des mesures doivent être prises pour maintenir sa validité.

Ma demande de marque est déposée. Cela signifie-t-il que ma marque est déposée ?

Non. Faire une demande de dépôt de marque signifie qu’une requête a été présentée au bureau des marques local. Le bureau des marques examinera alors la demande pour vérifier qu’elle soit en conformité avec toutes les exigences de dépôt. De plus, la demande de dépôt de marque devra être publiée, après quoi une période s’ouvrira durant laquelle des tiers pourront présenter des oppositions à la demande de dépôt (la durée de cette période dépend des pays). Ce n’est qu’une fois la marque examinée et acceptée par l’office des marques et si aucune opposition n’est reçue que la marque obtiendra le statut de « déposée ». Dans certaines juridictions, il est nécessaire de procéder au paiement de frais d’enregistrement une fois la marque acceptée pour que le dépôt soit validé.

En quoi consiste l’examen de la demande de dépôt par le bureau des marques ?

Le bureau des marques procède à l’examen de la demande de dépôt de marque pour vérifier que celle-ci est conforme aux exigences de forme et de fond pour être déposée.

Exigences de forme:

• qu’une marque soit bien présentée avec la demande et que sa représentation soit adéquate ;
• que la demande de marque comporte une description de produits et/ou services et que celle-ci soit correcte ;
• que les informations complètes du titulaire soient fournies avec la demande ;
• quand cela est requis, qu’une procuration dûment notariée, légalisée ou apostillée soit fournie ;
• au cas où le déposant souhaite revendiquer la priorité, que la documentation correspondante soit fournie au moment de la demande si le bureau local l’exige.

Exigences de fond:

• dans la majeure partie des juridictions, l’examinateur recherchera l’existence de marques similaires ou identiques précédemment déposées ;
• distinctivité de la marque : que la marque soit capable de différencier les produits ou services d’un commerçant de ceux d’un autre. Par conséquent les termes génériques, descriptifs, ou indicatifs, les marques trompeuses, les marques géographiques, etc… doivent être refusés. En général l’analyse se fait pour la marque dans son ensemble et non pour chaque élément séparément.

Veuillez considérer que chaque bureau des marques local a des critères différents pour déterminer ce qui constitue une marque non déposable. L’examen d’une marque est subjectif.

Ma demande de dépôt a été publiée, qu’est-ce que cela signifie ?

Les demandes de marques sont publiées en guise de notification publique qu’une marque est en cours de dépôt. Cela permet à des tiers qui considèrent que le dépôt d’une marque affecterait leurs droits de présenter des oppositions. Par conséquent, une fois la marque publiée, s’ouvre une période pendant laquelle des tiers peuvent présenter des actions ayant pour but d’empêcher le dépôt de votre marque.

La durée de la période d’opposition varie selon les juridictions. Voici quelques exemples de périodes d'opposition, calculées à partir de la date de publication :

• États-Unis: 30 jours
• Fiji: 2 mois
• Brésil: 60 jours
• Chine: 3 mois
• Arabie Saoudite: 90 jours

Comment puis-je utiliser ma marque ?

Vous pouvez utiliser votre marque en connexion avec les produits et/ou services pour lesquels elle a été déposée. La marque peut figurer sur le produit lui-même, sur l’emballage, sur des flyers, des posters, des sites internet, ou tout autre support ayant pour but d’offrir ou de promouvoir les produits et/ou services pour lesquels la marque a été déposée

Il est recommandé, lorsque la marque est utilisée dans un texte, de la représenter en lettres majuscules, en gras ou entre guillemets afin d’en permettre une identification claire. Si la marque est déposée dans le pays où elle est utilisée, le symbole de marque déposée ® devrait accompagner la représentation de la marque.

Bien qu’il puisse y avoir une tolérance si une marque est utilisée pour des produits et/ou services étroitement liés à ceux pour lesquels elle a été déposée, sachez que des marques identiques ou similaires peuvent être déposées dans des classes différentes, et que par conséquent, l’utilisation d’une marque pour des produits ou services pour lesquels elle n’est pas déposée peut provoquer un conflit avec les droits d’un autre titulaire de marque et par là-même constituer une violation de droits de marque.

Si vous avez déposé votre marque pour des produits et/ou services donnés, et avez depuis étendu votre négoce à d’autres produits et/ou services, il vous est fortement conseillé de déposer une nouvelle demande de marque identique qui inclura ces nouveaux produits et/ou services. Cela vous permettra non seulement d’utiliser la marque en toute sécurité, mais également d’empêcher que d’autres ne le fassent.

A partir de quelle date ma marque est-elle protégée lors du dépôt ?

Les marques sont protégées à partir du moment où le dépôt (enregistrement) est effectif. Cependant, dans certains cas la date de la demande de dépôt est celle à partir de laquelle la protection est comptée, de forme rétroactive, une fois le dépôt effectif.

Cela a son importance au moment du renouvellement de la marque, puisque la date limite se calcule, selon les juridictions, soit à partir de la date de la demande de dépôt soit à partir de la date de dépôt effectif, qui peuvent être séparées par jusqu’à deux ans dans certains pays.

Pour combien de temps une marque est-elle déposée ou valide ?

La durée de validité d’une marque dans la plupart des juridictions est de 10 ans, et elles peuvent ensuite être renouvelées indéfiniment par périodes de 10 ans (en règle générale). Cependant, dans quelques juridictions la durée de validité diffère, et la validité initiale ou la validité des renouvellements ne suivent pas la règle générale des 10 ans.

Voici quelques exemples de périodes d'enregistrement initial différentes :

• Chypre: 7 ans
• Macao: 7 ans
• Malawi: 7 ans
• Nigéria: 7 ans
• Ouganda: 7 ans
• Les Bahamas: 14 ans
• Fidji: 14 ans
• Liban: 15 ans

Comment puis-je renouveler ma marque ?

Le renouvellement d’une marque se fait par le paiement des frais de renouvellement. Dans les pays où une procuration est nécessaire, un nouveau document pourra être requis. Dans la plupart des pays, si le renouvellement est demandé par un représentant local différent de celui qui avait effectué les démarches de dépôt, une nouvelle procuration sera nécessaire.

Dans la plupart des juridictions, les frais de renouvellement peuvent être payés au cours des quelques mois qui précèdent la date de renouvellement. Si les frais ne sont pas payés avant la date d’expiration, la marque pourra être abandonnée. Cependant, de nombreuses juridictions offrent un délai de grâce de quelques mois après la date d’expiration, pendant lequel le renouvellement peut encore être demandé sous réserve du paiement de pénalités de retard.

Si la marque expire définitivement, la seule façon de maintenir la protection de la marque sera de faire un nouveau dépôt. Cependant, celui-ci sera considéré comme entièrement indépendant du précédent, offrant à des tiers la possibilité de présenter des demandes de dépôt pour une marque identique ou de s’opposer au nouveau dépôt.

Qu’est-ce qu’une déclaration d’usage ?

Une déclaration d’usage d’une marque est une déclaration du titulaire de la marque indiquant à quelle date la marque a été utilisée pour la première fois, ou que la marque est toujours en usage en relation avec les produits et/ou services pour lesquels elle a été déposée, dans la juridiction où la déclaration est exigée. La déclaration doit être présentée sous forme d’affidavit, étant entendu que les fausses déclarations sous serment sont punies par la loi.

Qu’est-ce qu’une preuve d’usage ?

Une preuve d’usage d’une marque est n’importe quel élément, par exemple des documents, photographies, brochures, articles de journaux, emballages de produits, etc… qui démontrent qu’une marque est utilisée dans le commerce pour des produits et/ou services donnés, dans la juridiction où la preuve d’usage est exigée.

Que se passe-t-il lorsqu’une marque déposée n’est pas utilisée ?

Dans la plupart des juridictions, le défaut d’usage d’une marque par son titulaire pendant une longue période peut conduire à l’annulation de la marque. Cette annulation peut être décidée automatiquement par le bureau des marques dans les juridictions où des déclarations d’usage doivent être faites périodiquement durant la validité de la marque. C’est le cas par exemple au Canada, à Haïti, aux Philippines, à Porto Rico et aux États-Unis.

Dans de nombreuses juridictions, le défaut d’usage d’une marque par son titulaire pendant une longue période, généralement entre trois et cinq ans, permet à des tiers de présenter des demandes d’annulation de la marque sur la base d’un défaut d’usage. Selon les pays, cela peut concerner la marque dans son ensemble, ou bien seulement les produits et/ou services pour lesquels elle a été déposée mais n’a pas été utilisée. Exemples de pays qui permettent les demandes d’annulation pour défaut d’usage : Algérie, Belize, Bolivie, Canada, Chine, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Union Européenne (marques de l’Union Européenne), Fidji, Guatemala, Hong Kong, Irlande, Japon, OAPI, Pérou, Slovaquie, Corée du Sud, Norvège, Russie, Soudan, Thaïlande, Turquie, Ouganda, Émirats Arabes Unis, Royaume-Uni.

Ainsi, dans les pays qui permettent les demandes d’annulation pour défaut d’usage, un propriétaire de marque peut présenter une demande d’annulation si leur demande est bloquée par l’existence d’une marque identique ou similaire, ouvrant ainsi la voie à son dépôt. Il est important de noter que dans la plupart des juridictions qui permettent ces actions, certaines circonstances peuvent permettre de justifier le défaut d’usage (raisons de force majeure). Cependant, les raisons justifiant le défaut d’usage et les preuves qui doivent être apportées varient selon les juridictions.

« Utilisez-la ou perdez-la » est un principe de plus en plus renforcé par les législations des différentes juridictions. Dans quelques pays seulement, il n’existe pas de procédure d’annulation pour défaut d’usage (par exemple au Chili).