Comment et pourquoi déposer une marque en Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, les droits sur une marque sont établis par l’usage. Cela signifie que la personne ou société qui utilise en premier et de façon continue une marque en obtient les droits préférentiels. Cependant, dans la pratique, il est fortement conseillé de déposer la marque. Le principal avantage du dépôt de marque est qu’il établit une présomption de propriété. Cela peut se révéler très utile en cas de violations de droit de marque.

Les dépôts de marque en Nouvelle-Zélande se font auprès de l’Office de Propriété Intellectuelle de Nouvelle-Zélande (IPONZ).

La Nouvelle-Zélande est également un pays signataire du protocole de Madrid. Par conséquent, l’extension d’une marque internationale par le biais du système de Madrid est possible dans ce pays. Pour plus d’informations concernant nos services de dépôt de marque à travers le système de Madrid, veuillez cliquer ici.

Il n’est pas nécessaire pour la marque d’être utilisée afin d’en obtenir le dépôt. Cependant, un usage préalable peut être utile, puisqu’il peut aider à surmonter une objection émise pour défaut de caractère distinctif, en démontrant que la marque a acquis un caractère distinctif. 

Si vous déposez une marque combinée (qui inclut à la fois des éléments verbaux et figuratifs) en Nouvelle-Zélande, le droit exclusif à l’usage de cette marque sera limité à son usage dans la configuration exacte dans laquelle elle a été déposée. Si vous souhaitez utiliser l’élément verbal de votre marque séparé du logo (et vice versa), il est conseillé de déposer une autre marque incluant seulement les éléments verbaux ou seulement les éléments figuratifs que vous souhaitez utiliser et protéger séparément.

Cependant, si un tiers a l’intention de déposer ou utiliser une marque pour des produits ou services similaires et qui inclut une partie principale or distinctive de votre marque, vous aurez le droit de vous opposer à la demande de dépôt sur la base d’une similitude pouvant prêter à confusion. 

Des oppositions peuvent être présentées par des tiers contre une demande de dépôt de marque dans un délai de trois (3) mois à compter de sa publication au journal officiel. Les chances de succès d’une opposition varient selon chaque cas spécifique.

En Nouvelle-Zélande, si le bureau des marques ne considère pas que la couleur de votre marque en est l’une des caractéristiques distinctives, vous pourrez utiliser la marque dans n’importe quelle combinaison de couleurs. Dans le cas contraire, vous ne pourrez utiliser la marque que dans les couleurs définies lors du dépôt.

Au cas où la marque inclut des mots ayant une signification dans une langue autre que l’anglais, ou contienne des caractères ou alphabets étrangers (pinyin, han, kanji, katakana, cyrillique, grec…) une traduction ou translitération devra accompagner la demande de dépôt.

Si la marque inclut des mots en Maori, ou est une dérivation d’un terme Maori, la demande de dépôt sera transmise au Comité consultatif de marques Maori, afin de déterminer si la marque pourra être offensive pour la nation Maori. C’est également le cas de toute marque qui paraît dériver de textes ou de l’imagerie Maori, ou qui pourrait être considérée comme offensive par les Maoris.

En règle générale, les noms et représentations de personnes peuvent être déposées en tant que marques. Cependant, le bureau des marques peut exiger un accord écrit de la personne concernée ou de son représentant légal, ou la preuve que la personne en question est décédée plus de dix ans avant la demande de dépôt si tel est le cas. 

Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’utiliser une marque en Nouvelle-Zélande pour en obtenir le dépôt, si elle n’est pas utilisée pendant une période qui excède trois (3) ans, des demandes d’annulation pourront être présentées par des tiers sur la base d’un défaut d’usage. 

La durée de validité d’une marque déposée en Nouvelle-Zélande est de dix (10) ans à compter de la date de la demande de dépôt. La marque peut ensuite être renouvelée indéfiniment par période de 10 ans. La demande de renouvellement peut être faite durant les douze (12) mois qui précèdent la date d’expiration de la marque ainsi que durant le délai de grâce de douze (12) mois qui la suit, sous réserve du paiement de frais additionnels.

 

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