Preguntas Frecuentes - Marcas

Cuando se presenta una marca, la oficina de registro examinará la solicitud para asegurarse de que la marca cumple con todos los requisitos de registro.

Si no se cumplen uno o más requisitos, se rechazará la marca. Esta denegación inicial puede llevar diferentes nombres dependiendo de la jurisdicción. Los nombres más comunes son objeción, acción de la oficina, informe del examinador o denegación inicial de la marca.

Los motivos de denegación pueden basarse en cuestiones formales, como una descripción poco clara de los productos y/o servicios, que pueden superarse fácilmente. Sin embargo, las marcas también pueden denegarse inicialmente si el examinador considera que las marcas presentadas o registradas anteriormente son idénticas o confusamente similares, o si la marca no cumple los requisitos de carácter distintivo (se constata que la marca es genérica, descriptiva, indicativa, etc.).

Una vez recibida la denegación, en función de los motivos de denegación, el solicitante podrá anular las conclusiones iniciales del examinador presentando argumentos de por qué la marca debe ser aceptada, o enmendar y/o aclarar cualquier punto de la solicitud que haya generado los hallazgos iniciales del examinador.

Los plazos para responder varían entre jurisdicciones y, si no se presenta respuesta, la marca será declarada abandonada, caducada o definitivamente rechazada.

Si cree que una marca similar puede entrar en conflicto con la suya y que su existencia puede constituir un obstáculo para el registro de su marca, se puede negociar un acuerdo de coexistencia entre ambas partes.

Un acuerdo de coexistencia puede ser beneficioso por las siguientes razones:

- Puede impedir la denegación inicial de un examinador basada en la existencia de la marca con cuyo titular se haya alcanzado un acuerdo de coexistencia.

- Puede impedir el éxito de las acciones de oposición entre las partes siempre que ambas cumplan con el acuerdo negociado.

- Puede impedir que se presenten posibles demandas legales basadas en la infracción de marcas.

Tenga en cuenta que no todos los acuerdos de coexistencia serán válidos o serán tomados en cuenta por las oficinas o autoridades de marcas. Si el examinador considera que la existencia de ambas marcas confundirá a los consumidores o será contraria al interés público, las oficinas de marcas podrán ignorar los acuerdos de coexistencia. Los acuerdos de coexistencia no pueden utilizarse para controlar determinados sectores de los mercados, promover acciones de competencia desleal o crear monopolios.

Un acuerdo de coexistencia es un contrato entre dos titulares de marcas en el que declaran formalmente que ninguna de las marcas afecta a los intereses del otro cuando se utiliza o registra en determinados territorios y para determinados productos y/o servicios, siempre que determinados estándares de comportamiento o compromisos sean cumplidos. Dichos contratos también declaran que ninguna de las partes se opondrá al registro o al uso de las marcas de la contraparte mientras se mantengan los compromisos asumidos.

Por lo menos, un acuerdo de coexistencia debe incluir:

- Identificación clara de ambas partes.

- Identificación clara de las marcas que ambos propietarios desean permitir en coexistencia.

- Identificación clara de clases, productos y servicios para los que cada marca está limitada y debe registrarse y utilizarse en el comercio.

- Identificación clara de los países o territorios en los que el acuerdo de coexistencia tiene efecto entre ambas partes.

Tenga en cuenta que no todos los acuerdos de coexistencia serán válidos o serán tomados en cuenta por las oficinas o autoridades de marcas. Si el examinador considera que la existencia de ambas marcas confundirá a los consumidores o será contraria al interés público, las oficinas de marcas podrán ignorar los acuerdos de coexistencia. Los acuerdos de coexistencia no pueden utilizarse para controlar determinados sectores de los mercados, promover acciones de competencia desleal o crear monopolios.

Una oposición de marca es una acción interpuesta por cualquier tercero que desee impedir que se registre una marca, si cree que la marca puede dañar su negocio o interés legítimo. La gran mayoría de las jurisdicciones tienen un plazo determinado o una ventana de oportunidad denominada período de publicación durante el proceso de registro de una marca cuando se pueden presentar oposiciones.

Algunos de los factores que pueden obligar a un tercero a oponerse a una marca son:

- El tercero es el propietario de marcas idénticas o similares.

- El tercero cree que la marca publicada puede confundirse en el mercado con la suya.

- El tercero cree que la marca está siendo registrada de mala fe.

- El tercero considera que la marca no cumple con los requisitos necesarios para obtener protección.

El período de tiempo para que se presenten las oposiciones varía en cada jurisdicción.

La decisión de que se pueda superar o no una oposición dependerá de los méritos de cada caso. En la mayoría de los casos, los procedimientos de oposición terminan siendo más caros que el precio de una solicitud. Sabiendo esto, la parte contraria a menudo presenta oposiciones con el fin de disuadir a los titulares de defender sus marcas comerciales. En algunas jurisdicciones, no defender una marca de una oposición hará automáticamente que se deniegue. Sin embargo, si una marca es un elemento fundamental de una empresa, defender una marca presentada de una oposición puede valer el tiempo y el dinero involucrados.

Aunque los argumentos utilizados para defender la solicitud de marca dependerán de cada circunstancia individual, por lo general están relacionados con las razones por las que la marca presentada no causa confusión en el mercado de la contraparte, o por qué el solicitante tiene derechos legítimos sobre la marca (por ejemplo, la marca se ha utilizado efectivamente durante un período considerable de tiempo y ha ganado reconocimiento en el mercado).

Sí. En la gran mayoría de las jurisdicciones es posible realizar procedimientos legales y acciones encaminadas a cancelar el registro de una marca. Los motivos en los que tales acciones pueden basarse varían de una jurisdicción a otra. Sin embargo, cualquiera sea la base de la cancelación, la existencia de la marca debe afectar de alguna manera los derechos legítimos de la parte que presenta la acción de cancelación.

Algunos motivos por los que se puede evocar una acción de cancelación son:

- Si una marca registrada puede causar confusión con otra marca registrada previamente;

- Si la marca es o se ha convertido en genérica desde su registro. Este es el caso de las marcas que ya no sirven para diferenciar los productos o servicios de un comerciante o proveedor de otros, y ahora son la expresión ampliamente utilizada en el mercado para referirse a un producto o servicio determinado, independientemente de su fuente;

- Si la marca fue registrada de mala fe;

- Si la marca registrada es una marca conocida o famosa, y el solicitante de registro no es el propietario real o no tiene la autorización del verdadero propietario.

- Si la marca no se ha utilizado de forma real y efectiva durante un número o años determinados.

Los motivos aceptables, si los hay, dependerán de la jurisdicción de interés.