La prioridad en el proceso de solicitud de marca

Si bien la opción de reivindicar prioridad al momento de solicitar una marca existe en la inmensa mayoría de los países, en la práctica, ésta herramienta es muy poco utilizada por dueños de marcas al momento de presentar sus solicitudes de registro. Mientras que los encargados de velar por las marcas de las grandes empresas han hecho un arte de la utilización de la reivindicación de prioridad, en general los dueños de marcas tienen poco conocimiento de la ventaja de utilizarla. 

¿Qué es la reivindicación de prioridad?

Fundamento legal

La reivindicación de prioridad está establecida en el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Originalmente celebrado entre 11 países, hoy son 176 los Estados partes, logrando así ser uno de los tratados internacionales con mayores países asignatarios.

Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de […] marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de […] seis meses para […] las marcas de fábrica o de comercio.

Cómo funciona

Ésta consiste en que después de haberse presentado la solicitud de registro de una marca por primera vez, el titular tendrá un plazo de seis (6) meses en que podrá presentar solicitudes de la misma marca en otros países o jurisdicciones, y previa petición de la misma, exigir a la autoridad local que considere la solicitud de registro como si hubiese sido hecha el mismo día en que la marca fue presentada por primera vez en el primer país.

Por ejemplo, si uno presenta una solicitud de registro de marca por primera vez en Alemania el 5 de mayo de 2016 (fecha de prioridad) para la marca “iGERENT”, y posteriormente solicita el registro de la misma marca en España el 16 de septiembre reivindicando prioridad, para efectos de examinación, la marca en España será considerada como habiéndose presentado el 5 de mayo (misma fecha que la primera solicitud en Alemania). Por ende, si alguna marca idéntica o similar a “iGERENT” es presentada a registro por un tercero en España entre el 5 de mayo y el 16 de septiembre, el registro de la marca “iGERENT” tendrá prioridad para ser aceptada por sobre la marca de terceros, aunque exista similitud entre las marcas.

La reivindicación de prioridad no produce ningún efecto otro que cambiar la fecha en que la marca efectivamente fue presentada a registro a aquella que corresponda a la “fecha de prioridad”. El registro exitoso de la primera marca, y sobre la cual se basa la prioridad, no garantiza el registro exitoso de las marcas posteriormente solicitadas con prioridad por el titular en los otros países. Incluso, si la marca inicial es finalmente rechazada, las solicitudes posteriores que hayan reivindicado prioridad podrían aun ser aceptadas, aunque en estos casos la fecha real en que fue solicitada tendría que ser restablecida.

¿Debería reivindicar prioridad al solicitar mis marcas?

La reivindicación de prioridad suele ser utilizada más comúnmente por grandes empresas que deben registrar marcas en una gran cantidad de países, de modo de poder prevenir casos de usurpación de marcas. Esto es, casos en que terceros busquen adelantarse y registrar las marcas de estos en otros países.

La reivindicación de marca puede ser utilizada por quien sea que requiera registrar su marca en múltiples países. Por ejemplo, si uno no tiene los medios necesarios para proceder con la solicitud de su marca en múltiples países de una, al usar esta herramienta, podrá contar con un plazo de seis (6) meses para decidir en qué países proceder a registrar su marca, pudiendo a su vez amortiguar los costos que esto significa durante estos seis (6) meses, sin preocuparse que en el intertanto terceros puedan adelantarse y registrar sus marcas.

En casos que uno tenga la sospecha o sea alertado antes de solicitar su marca de la existencia de marcas recientemente presentadas que sean idénticas o similares (conflictivas), la presentación de la solicitud de registro con reivindicación de prioridad podrá ser la solución para sobreponerse a estas.

Reivindicar prioridad entrega claras ventajas a quien la utilice, sin embargo, no debe ser usada sistemáticamente. Por ejemplo, algunas veces solicitantes de marcas neófitos reivindican prioridad en solicitudes que son presentadas tan solo días después de la primera. A no ser que una búsqueda previa de marca haya arrojado dentro de sus resultados solicitudes conflictivas presentadas durante esos días, las ventajas de reivindicar prioridad pueden ser menores a las complicaciones que conlleva la reivindicación de prioridad.

Si bien la reivindicación de prioridad existe en la vasta mayoría de países, los costos asociados y requisitos necesarios para hacerla valer varían enormemente. Mientras que en algunos países una copia escaneada de la solicitud original será suficiente, en otros será necesario acompañar certificados originales junto con traducciones oficiales de los documentos, todos los cuales deberán ir notariados y legalizados. Esto puede terminar haciendo que reivindicar prioridad sea complicado y se vuelva un proceso largo y costoso.

A su vez, la práctica de cada oficina podrá variar. Si bien algunos países no lo hacen respetar, la reivindicación de prioridad debe hacerse en base a la primera solicitud que se haya hecho. Si uno solicita la marca “iGERENT” en Suecia, y posteriormente en Argelia, la prioridad debe basarse en la solicitud de Suecia, contándose el plazo de seis (6) meses desde esta solicitud.

Adicionalmente para hacer valer la prioridad en solicitudes posteriores, la marca deberá ser idéntica a aquella sobre la cual se basa la prioridad. Ésta deberá tener el mismo dueño, deberá ser para las mismas clases y mismos productos o servicios. Importante es notar que no podrá registrarse marcas a nombre de los representantes locales o de las empresas constituidas localmente. Lo que sí podrá hacerse es excluir algunas de las clases, productos o servicios de la marca inicial. Por ejemplo, si la marca inicial fue solicitada para las clases 3 y 5, sí será posible solicitarla en otro país (reivindicando prioridad) únicamente para la clase 3.

En resumen, como suele ser el caso con todo aquello relacionado con marcas comerciales, la respuesta a si se debe o no reivindicar prioridad dependerá de la situación particular de cada caso, razón por la cual es altamente recomendable contar con la asesoría de un profesional especialista en marcas.