Ventajas de usar el Sistema de Madrid
El Sistema de Madrid permite el manejo y la administración centralizada de todas las marcas registradas a través del PORTAL DE PI DE LA OMPI. Los dueños de las marcas registradas a través del proceso de Madrid podrán manejar prácticamente todos los pasos de los procesos de sus marcas a través de una única interfaz. Esto facilita la renovación de marcas futuras y el mantenimiento al día de la información del titular de las marcas.
Todo el proceso a través de la OMPI se llevará en un único idioma, independientemente de la cantidad de países a la cual se busque extender la marca. El idioma español es uno de los idiomas en que se podrá realizar el proceso.
Las tasas y costos para proceder a una solicitud están fijadas desde un principio. Las tasas para iniciar un proceso de registro mediante el Sistema de Madrid pueden ser revisadas en línea a través del calculador de tasas del Sistema de Madrid de la OMPI. Esto permite saber con exactitud las tasas administrativas para proceder con la extensión de una marca. Una vez que las marcas estén registradas, todas las tasas futuras de renovación a su vez estarán definidas de manera transparente.
Muchos países tienen procedimientos de registro extremadamente largos, ya sea por estar definidos los plazos de tal manera por la reglamentación nacional o porque las oficinas de marcas están con atrasos administrativos. En algunos casos pueden pasar años hasta que una oficina de marcas local se pronuncie respecto a si una marca es aceptada o no. Esto no ocurre al usar el Sistema de Madrid.
Los países miembros del Sistema de Madrid tienen un plazo máximo de 18 meses desde que reciben una solicitud de registro para pronunciarse respecto a posibles rechazos. Si pasado los 18 meses no se ha recibido ninguna notificación el sistema centralizado considera y declara dicha solicitud como registrada exitosamente.
Desventajas de usar el Sistema de Madrid
Si la marca base es cancelada dentro de los primeros 5 años, todas las marcas que fueron extendidas internacionalmente también serán automáticamente canceladas. Esto es a lo que nos referimos anteriormente como un “ataque central”.
Si un ataque central es recibido las extensiones pueden ser transformadas a marcas locales en algunas circunstancias. La transformación de una marca del Protocolo de Madrid a una marca local incrementará los costos. Será necesario en cada caso buscar un agente o abogado local que sirva de representante.
La inmensa mayoría de los países del mundo siguen la clasificación de Niza para describir los productos y servicios de una marca. Algunos países no aceptan descripciones muy generales y requieren que los productos o servicios sean especificados con exactitud.
Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre con software o programas computacionales. Incluir “software” o “programa computacional” a solas como descripción de productos de una marca será aceptado por la Unión Europea y la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, países como EEUU y Canadá requieren que se especifique la naturaleza o función de dicho software o programa computacional.
Rechazos iniciales contra la solicitud de extensión de una marca pueden ser recibidos en razón a la descripción de productos y servicios. En tal caso se deberá corregir o limitar la descripción de las marcas.
Para responder a estos rechazos iniciales será necesario ser representado por un agente de marcas local. Encontrar abogados de marcas locales en algunos países puede ser una tarea difícil. A su vez, la necesidad de contar con un abogado local aumentará los costos del proceso.
Restricciones a la transferencia de marcas futuras. La transferencia de marcas solicitadas y registradas mediante el Sistema de Madrid solo puede ser realizada entre nacionales o entidades que sean de un país miembro del Protocolo de Madrid o el Acuerdo de Madrid.
Muchos países a los cuales se solicita el registro de marcas mediante el Protocolo de Madrid tienen atrasos administrativos considerables. Muchos de estos países tienen infraestructura de TI bastante limitada lo cual causa errores en el envío de comunicaciones y manejo de solicitudes internacionales. Muchas veces puede que emitan un rechazo pero nunca llegue la notificación a través del Sistema de Madrid. Estos errores de manejo muchas veces causan casos poco claros que terminan en disputas y litigación.
Las reglas del sistema establecen que si una marca no es rechazada dentro del plazo de 18 meses las marcas serán automáticamente registradas. Sin embargo, algunas oficinas locales no reconocen esta regla en la práctica. Cuando ocurren estas situaciones se deberá contar con abogados locales para que asistan en aclarar dichas irregularidades.