Cómo y porqué registrar una marca en Nueva Zelanda

Los derechos sobre una marca comercial en Nueva Zelanda le corresponderán a la persona o compañía que haga primer uso de la marca dentro del territorio. Si bien no es obligatorio registrar la marca en Nueva Zelanda, en la práctica es altamente recomendable que se haga, para que entre otras razones quien la registre goce de presunción legal respecto de la titularidad de la marca, prevenir futuros reclamos respecto a la titularidad de la misma y facilitar la presentación de acciones en casos de infracción marcaria o uso indebido de marca por parte de terceros.

El registro de una marca en Nueva Zelanda se hace a través de la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda (IPONZ).

Nueva Zelanda es Estado parte del Protocolo de Madrid. Por ende, es posible extender un registro internacional de marca a esta jurisdicción a través del sistema de Madrid. Para mayor información respecto a servicios de registro de marcas a través del sistema de Madrid haga clic aquí.

No es requisito que una marca haya sido previamente usada en Nueva Zelanda para poder registrarse. Sin embargo, el uso de la marca puede ser útil para sobreponerse a objeciones basadas en falta de distintividad. El uso previo de la marca puede servir para demostrar que esta ha adquirido distintividad a través de uso.

Si registra una marca combinada (marca que incluye tanto elementos denominativos como figurativos) en Nueva Zelanda, el derecho exclusivo de uso de la marca se limita a un uso de esta en la configuración o modo exacto a como haya sido registrada. Si desea usar los elementos denominativos de su marca de forma separada a los elementos figurativos o de diseño (o vice versa), es recomendable que registre otra marca que incluya solo aquellos elementos que desea usar de manera separada.

Es importante señalar que si un tercero eventualmente intenta registrar una marca que incluye elementos que puedan ser considerados parecidos a la suya, en conexión a productos o servicios similares, como dueño de una marca registrada tendrá el derecho a presentar una  acción de oposición basada en la similitud que la marca del tercero tiene con la suya. Las probabilidades de éxito de dichas acciones variarán dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Acciones de oposición pueden ser presentadas por terceros contra solicitudes de marcas dentro del plazo de tres (3) meses contados desde la fecha en que la solicitud de registro es publicada. Las probabilidades de éxito de dichas acciones variarán dependiendo de las circunstancias de cada caso.

En Nueva Zelanda, si la oficina de registro no considera los colores de una marca como elemento distintivo, el titular podrá usar la marca con cualquier combinación de colores que desee. En caso que la oficina si considere los colores de la marca como elemento distintivo, el uso de la marca como registrada se deberá limitar con aquellos colores con la cual fue registrada.

Si la marca incluye palabras o elementos que tengan significados en otros idiomas distintos al inglés, o se incluyen caracteres distintos al latín (pinyin, han, katakana, cirílico, griego, árabe, etc.), será necesario acompañar una traducción y transliteración de estos elementos durante el proceso de registro.

Si una solicitud de marca incluye palabras o elementos maoríes, la solicitud será enviada al comité asesor maorí, teniendo esta que determinar si dicha marca ofende a la nación Maorí. Lo mismo sucederá con marca que incluyan palabras o diseños que deriven del maorí.

Por regla general se pueden registrar marcas que incluyan la representación de una persona. Sin embargo, en estos casos se deberá contar con el consentimiento de esta o de sus representantes. En caso contrario se deberá demostrar que la persona representada haya fallecido hace más de 10 años.

Si bien en Nueva Zelanda una marca no debe estar en uso para que se registre, en caso de no ser usada por un periodo consecutivo de tres (3) años después de su registro, terceros podrán presentar acciones de cancelación de marca basada en la falta de uso de la marca.

Las marcas registradas en Nueva Zelanda tendrán un periodo de vigencia de diez (10) años contados desde la fecha de solicitud, pudiendo ser renovadas indefinidamente por periodos adicionales de diez (10) años. Una marca puede renovarse hasta 12 meses antes de su fecha de vencimiento. A su vez existe un periodo de gracia para la renovación tardía de la marca de 12 meses posteriores a su vencimiento, caso en el cual será necesario pagar un recargo por renovación tardía.

 

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