Consejos para evitar errores comunes al escoger una marca | iGERENT

Consejos para evitar errores comunes al escoger una marca

Confused man

Las marcas comerciales son esenciales para cualquier negocio, siendo estas usualmente uno de los activos más valorados por las compañías. Las marcas permiten que consumidores puedan identificar los productos o servicios de un oferente específico dentro del mercado, ayudando a transmitir a su vez la reputación y los atributos de los productos o servicios que un oferente o proveedor específico ofrecen.

Al comenzar un nuevo negocio, uno de los momentos más emocionantes en cualquier emprendimiento es aquel en que se define como el público se referirá a su compañía, productos, o servicios en el mercado. Sin embargo, este momento muchas veces es opacado y redefinido como un desacierto, transformando lo que uno puede haber considerado una magnifica marca en nada más que una lamentable equivocación.

Cambiar una marca o hacer “rebranding”  por un error perfectamente evitable, muchas veces es un proceso arduo, largo, costoso y desgastante. Para evitar esto, los siguientes puntos deben ser considerados, para prevenir algunos de los errores más comunes en los que suelen caer emprendedores o personas que buscan registrar una marca por primera vez.

Las marcas no benefician únicamente a sus dueños, la finalidad primordial de una marca es asistir al público consumidor. Nosotros los consumidores, en su mayoría, no tenemos el interés o el tiempo de investigar lasApple logo as a real apple cualidades y las características específicas de cada producto o servicio que adquirimos o contratamos. El común de las personas no tiene idea alguna de lo que hay bajo el capó de su automóvil, dentro de su computador o incluido en la mezcolanza de la cual consiste su pasta de diente. Damos por asumido que si un automóvil es Mercedes-Benz este será seguro y lujoso, que el iMac que acabamos de comprar es de primera línea y que la pasta blanca que embutimos en nuestras bocas tres veces al día, proporcionado por Colgate, mantendrá nuestros dientes sanos y blancos.

Tomemos como ejemplo a Apple y su manzana mordida. La marca no es más que la silueta de una fruta a medio comer, sin embargo, al ser incrustado en un producto, este automáticamente entrega a consumidores una gran cantidad de información relativa a tecnología, diseño, calidad, usabilidad y costo. Las personas pueden llegar a pagar más de $650.00 dólares por el iPhone 6 plus, cuando existen otros Smartphones en el mercado con similares características, que están a casi mitad de precio. Sin embargo, el hecho de ser un producto Apple entrega a los consumidores confianza respecto a las cualidades del producto, llevándolos a preferir estos sobre otros productos de similares características a pesar de la abismal diferencia de precios.

Toda marca es, o lo será posterior a su primer uso, un símbolo que permitirá que consumidores rápidamente puedan conocer las características de los productos y servicios de un oferente en comparación con las otras alternativas presentes en el mercado. De dicho modo, cada persona podrá crear su expectativa de las características de lo que adquirirá sin la necesidad de indagar.

En la inmensa mayoría de países, una marca debe registrarse en una o más clases dependiendo de los productos o servicios en conexión a los cuales será usada. Hay 45 clases en las cuales una marca puede registrarse. Para obtener más información respecto al sistema de clasificación de productos o servicios visite la sección de preguntas frecuentes (FAQ) en igerent.com. Si a usted le gustaría saber a qué clase corresponden sus productos y/o servicios puede usar nuestra herramienta de clasificador en línea (Niza).

Si uno espera o planea expandir su negocio en el futuro, hay que considerar qué clases podrían eventualmente ser de interés y así descartar usar una marca que podría ya estar registrada o en uso.

 “Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser.”¿Cómo puede saber lo que le espera el futuro? Sin ser pitonisa, uno de igual forma podrá tener una idea general de las áreas en que un negocio pudiese eventualmente expandirse. Si uno piensa registrar una marca para un restaurante (clase 45), debería constatar que no exista una marca conflictiva ya registrada para servicios de catering (clase 43), e incluso revisar que no existan marcas conflictivas registradas con anterioridad para servicios de reparto de comida a domicilio (clase 39).

Las mejores marcas consisten de términos acuñados (inventados) o términos que originalmente jamás hubieran sido vinculados con los productos o servicios para la cual serán usados.

Marcas de Fantasía se refiere a aquellas marcas cuyos elementos consisten de términos acuñados (inventados). Ejemplo de marcas que caen bajo esta categoría son KODAK, GOOGLE y EXXON.

Kodak Google Exxon

Marcas que consisten o son compuestas de palabras de diccionario que en general nunca hubiesen sido utilizadas para referirse a los productos o servicios de una marca, llevan el nombre de Marcas Arbitrarias. Ejemplo de marcas caen bajo esta categoría son APPLE para computadores, STARBUCKS para café y BANANA REPUBLIC para ropa.

Apple Starbucks BR

EVITE INCLUIR EN UNA MARCA:

TÉRMINOS GENÉRICOS – Palabras que comúnmente son usadas por oferentes o clientes para referirse o aludir a los productos o servicios para la cual se usara la marca (ej. PANTALLAS para televisores o SUAVE para productos de cuidado de piel).

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS – Una marcas no debe describir los productos o servicios para los cuales se registrará (ej. RAPIDO Y VELOZ para procesadores de computadores o MERCADO VERDE para venta de vegetales).

Al crear una marca es muy tentador incluir elementos que sirvan para indicar la calidad, características, función o propósito de los productos o servicios. Marcas que incluyan dichos elementos tendrán mayores probabilidades de ser rechazadas por las oficinas de registro de marcas de los distintos países.

El mayor beneficio de ser el dueño o titular de una marca registrada es la exclusividad o monopolio en el uso de dicha marca o potestad que, como dueño, uno tendrá de autorizar (mediante una licencia) a otros para usarlas en conexión a los productos o servicios por los cuales se registró. Sin embargo, al incluir elementos genéricos o de uso común en una marca, en la mayoría de los países será necesario presentar una declaración renunciando o limitando cualquier pretensión de derecho exclusivo sobre el uso de dichas palabra u elemento, limitándose la exclusividad en el uso tal como fue solicitada (en su conjunto).

En países donde las limitaciones o renuncias formales no son necesarias o admisibles, si una marca incluye elementos genéricos o de uso común, será muy difícil (para no decir imposible) ejercer acciones para hacer cumplir los derechos de exclusividad que uno tendría sobre los elementos de la marca.

Por ejemplo: Si uno registrara la marca “Culinaria Express Okumanti” para servicios educaciones relacionados con la cocina, prevenir que otros usen o incluyen en sus marcas, los elementos “Culinaria” y/o “Express” será extremadamente difícil. El elemento distintivo, predominante y central de la marca sería “Okumanti”. Tanto “Culinaria” como “Express” son palabras del diccionario que usualmente son usadas por otros consumidores o proveedores de servicios para servicios similares, por lo que el derecho exclusivo sobre el uso de estos elementos no debiesen ser otorgados a una sola persona o compañía. La exclusividad y protección que en la práctica se le otorgaría a la marca sería sobre el conjunto de palabras (combinación de los tres elementos), y en la práctica el dueño solo podría prevenir que otros usen o incluyan el elemento “Okumanti” para ofrecer servicios similares.

Usurpador de marca es el modo de referirse a aquellas personas que registran, de mala fe, las marcas de otros. Sin embargo, en la mayoría de los casos en que una marca parece ser “copia” o excesivamente similar a otra anterior, ocurren sin intención y por error. Antes de registrar o incluso usar una marca, es altamente recomendable que se verifique que aquella en la cual invertirá recursos y tiempo, no esté ya siendo usada o registrada por un tercero para productos o servicios similares.

En algunos países revisar si una marca ha sido registrada anteriormente, en general, es suficiente (ej. China). En estas jurisdicciones el primero que solicita el registro de una marca tendrá derechos preferentes sobre la misma, dado que los derechos sobre estas nacen con el registro.

En otros países como los Estados Unidos, el uso efectivo de la marca es lo que concede derechos sobre las mismas. Por ende, simplemente revisar si una marca ha sido anteriormente registrada no es necesariamente suficiente. Si un tercero ha utilizado una marca previamente de manera real y efectiva, previo al registro de la marca por parte de un tercero, aquel quien usó la marca por primera vez y sigue utilizándola tendrá mayores derechos sobre la misma. En estos países el registro es sumamente recomendable, sin embargo, el registro no concede derechos per se, si no que sirve para otorgar reconocimientos y presunción de dichos derechos y otorgando al titular cierto resguardo en caso de posibles conflictos.

La búsqueda previa de marcas conflictivas no debe limitarse a aquellas que sean idénticas, sino que a su vez se deben incluir aquellas que tengan una similitud que haga presumir que el público consumidor pudiese confundirse. Existirá confusión de presumirse que los consumidores al enfrentarse ante dos marcas de distintos dueños (en distintos momentos) pudiesen considerar, erróneamente, que ambas están relacionadas, afiliadas, conectadas o que los bienes o servicios ofrecidos bajo las marcas vienen de un mismo origen, oferente o proveedor.

La similitud engañosa entre marcas puede ser en apariencia, sonido o significado (concepto). Qué grado de similitud debe ser considerado como capaz de lograr confusión será determinado por la primera impresión que logre dicha marca en el público consumidor, y si al verse enfrentados a las dos marcas estas pudiesen causar una impresión general similar o llevar a un consumidor promedio a suponer que ambas marcas están conectadas. Es suficiente que la segunda marca (conflictiva), logre captar la impresión inicial del consumidor, incluso si esta se disipa antes de la adquirir o contratar, para que la similitud entre dos marcas sea considerada como conflictiva.

SEMEJANZA CONFLICTIVA EN APARIENCIA

Kappa logo - real and fake version

La semejanza conflictiva en apariencia entre dos marcas, no se limita a los casos en que ambas sean idénticas. Si la marca posterior incluye elementos identificables con la de la marca original, podrá de igual manera configurarse semejanza conflictiva. El consumidor promedio retendrá una impresión general o global de la marca más que una impresión exacta, por ende, aun si se cambian los colores, el posicionamiento de los elementos o se borren o incluyen nuevos elementos, si existe una probabilidad real de que ambas marcas sean conectadas entre uno y otro, deberá considerase la marca posterior como confusamente similar (conflictiva).

SEMEJANZA CONFLICTIVA EN SONIDO

Coca Cola spelled phonetically

La determinación de si una marca es o no conflictiva en sonido se basará en una prueba de equivalencia fonética. Esto se hace leyendo a viva voz los elementos alfanuméricos de las dos marcas y así constatar si ambas podrían causar una impresión similar.

SEMEJANZA CONFLICTIVA EN SIGNIFICADO (CONCEPTO)

Dolphin in english and italian

La determinación de si una marca es o no conflictiva en cuanto a su significado o concepto se hará en dos pasos:

1. Determinando si el elemento principal de ambas marcas son idénticas o se vinculan en significado. Tal sería el caso en el uso de sinónimos que en contexto apuntan a lo mismo o si palabras de distintos idiomas, incluidas en las marcas, aluden al mismo concepto o significado. 

2. Estableciendo si existe la posibilidad real de que los consumidores de los productos o servicios en conexión a la cual será usada la marca pudiesen verse confundidos. Para esto se deberá considerar cuales son las características del consumidor promedio de dichos productos o servicios. Por ejemplo, el consumidor que adquiera partes y accesorios para vehículos espaciales y aéreos, probablemente (esperemos), será más quisquilloso y fijado en el origen de los productos que aquellos consumidores que buscan adquirir productos lácteos.

MARCAS FAMOSAS Y NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Son consideradas marcas famosas y notoriamente conocidas aquellas que gozan de gran reconocimiento por parte del público consumidor en general, más allá que por los productos o servicios en conexión a la cual son usadas. Dicho reconocimiento, en el caso de estas marcas, no se limitará a un determinado país o jurisdicción, si no que gozarán de dicho reconocimiento a nivel regional o mundial. Tenga cuidado en registrar marcas que sean idénticas o similares a aquellas que pudieses ser consideradas como famosas y notorias, aunque esto se haga para distintas clases o para productos o servicios no relacionados, estas podrán de igual manera recibir objeciones por parte de las autoridades de registro u oposición de terceros. Para mayor información respecto a marcas famosas y notoriamente conocidas visite la sección de preguntas frecuentes (FAQ) en igerent.com.

Las marcas comerciales son esenciales para todo negocio, pudiendo estas tener efectos devastadores en caso de no ser manejadas de forma correcta. Hay una gran cantidad de factores al cual no se han hecho mención en el presente artículo, pero que necesariamente deben siempre considerarse antes de proceder (inclusión de nombres de lugares geográficos, apellidos de personas, signos prohibidos, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, etc.). Si bien hay similitudes entre las leyes y los principios que rigen las marcas comerciales en los distintos países, las leyes y prácticas varían de jurisdicción en jurisdicción. Por lo anterior, aun si su marca ha sido exitosamente registrada en su país de origen pero desea internacionalizarla, la ayuda de un experto en derecho marcario es siempre aconsejable.

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Autor: Conrad Fahrenkrug Abogado en iGERENT