Sobre el proceso de registro de marcas

¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de marca?

Los requisitos pueden variar según el país, pero los básicos son los siguientes.

¿Qué información se requiere para solicitar el registro de una marca comercial?

Para presentar una marca comercial, se requiere la siguiente información:

• La denominación que se va a registrar o una imagen de la marca si tiene elementos figurativos.
• El(los) número(s) de clase(s) en el que se va a presentar la marca.
• Una descripción de los productos o servicios que corresponden a la clase o clases en las que se va a presentar la marca.
• Los detalles completos del titular de la marca: nombre completo, tipo de empresa si el propietario es una empresa, y dirección completa. Algunos países requieren una copia del certificado de constitución, pasaporte o identificación del titular.
• Los detalles completos del agente o abogado local que debe representar al propietario en asuntos relacionados con marcas comerciales.

Dependiendo del país, puede ser necesario un Poder de abogado. Algunos países no los requieren, pero muchos sí. En caso de que se necesite un poder, debe cumplir con diferentes requisitos dependiendo de la naturaleza del propietario y podría necesitar legalización y/o notarización dependiendo del país.

¿Se requiere un poder de abogado?

Si un poder es necesario o no dependerá del país. Con iGERENT, cuando se necesita un poder, recibirá una plantilla con instrucciones claras sobre cómo debe rellenarse junto con instrucciones relativas a los requisitos de notarización o legalización, si procede.

Por favor considere lo siguiente como ejemplos de algunos de los diferentes requisitos que los documentos del poder deben cumplir en diferentes países:

Australia – No se requiere ningún poder notarial para presentar una marca. Corea del Sur – Una simple copia escaneada de un poder firmado es suficiente para solicitar una marca. China – Una simple copia escaneada de un poder firmado y una copia escaneada del pasaporte o certificado de constitución del propietario, dependiendo de si el propietario es una persona física o jurídica, es suficiente para solicitar una marca. Indonesia – Un poder notarial firmado original debe ser enviado por correo a nuestros agentes locales. Costa Rica – Un poder original firmado y notariado debe ser enviado a nuestros agentes locales. Emiratos Árabes Unidos – Un poder notarial original firmado, notariado y legalizado debe ser enviado a nuestros agentes locales.

En algunos casos, si tanto el país en el que se va a registrar la marca como el país de origen del solicitante son miembros del Convenio de Apostilla, los requisitos relativos a la notarización o la legalización pueden reducirse.

¿Cuánto tiempo tarda en que se registre una marca comercial?

Los plazos varían país por país. En un proceso de registro sencillo, donde una solicitud de marca no recibe objeciones u oposiciones de terceros, puede tardar desde tan solo dos semanas en el Líbano hasta 2 años en Indonesia.

¿Es posible solicitar la aceleración del proceso de registro de una marca?

En la mayoría de los países, no es posible requerir la aceleración del proceso de registro de una marca. Sin embargo, en ciertos países esta opción sí existe. Es importante tener en cuenta que la aceleración del proceso de registro de una marca requiere el pago de costos adicionales.

Le hacemos presente que, en el caso de un proceso de registro acelerado, en ciertos países y jurisdicciones como Alemania o Benelux, la marca se registra y se publica luego de la revisión de sus aspectos formales. No obstante, la marca aún puede ser rechazada después del registro con base en el incumplimiento de los requisitos esenciales o en el caso de una oposición exitosa.

La mayor ventaja de un proceso de registro acelerado es que permite a la marca registrarse en un período de tiempo abreviado, lo cual puede proveer beneficios económicos.

En la siguiente lista, podrá encontrar algunos de los países en los cuales es posible solicitar la aceleración del proceso de registro de una marca:

Alemania - Australia - Austria - Bielorrusia - Benelux - España - Georgia - Italia - Kosovo - Lituania - Noruega - Serbia - Suiza - Ucrania - Unión Europea

¿Qué es el derecho de prioridad sobre una marca comercial?

La prioridad es un derecho dado y reconocido por la gran mayoría de los países de todo el mundo. Se concede al solicitante de una marca que se ha presentado por primera vez en todo el mundo y consta de un período de 6 meses a partir de la fecha de la primera presentación durante el cual pueden presentar en cualquier otro país solicitudes de marca que se considerarán que se presentaron en la fecha de la primera solicitud (si reclaman prioridad en sus solicitudes posteriores).

Por ejemplo, si solicita una marca comercial por primera vez en el Reino Unido el 1 de enero del año XXX y luego solicita una marca 4 1/2 meses más tarde en Alemania, tendrá dos opciones:

Opción 1 - NO reclamar prioridad: La solicitud de la marca alemana se considerará que se ha presentado en la fecha real de presentación (15 de mayo del año XXX).

Opción 2 - (SI) reclamación de prioridad: Se considerará que la solicitud de la marca alemana se ha presentado el mismo día en que se presentó la marca del Reino Unido. Es decir, aunque la marca se presentó efectivamente el 15 de mayo del año XXXX, se examinará como si hubiera pasado 4 meses y un cuarto de mes antes, el 1 de enero del año XXXX, es decir, la fecha de presentación de la marca del Reino Unido.

¿Por qué debería reivindicar prioridad al solicitar el registro de una marca en múltiples países?

La mayoría de los países tienen un sistema de registro por orden de llegada. Esto significa que a la persona o empresa que solicita primero se le conceden los derechos de una marca. Incluso en los países que tienen un principio de “primero en usar”, la existencia de una marca previamente presentada requeriría que el solicitante tardío demostrase sus derechos sobre la marca, teniendo que incurrir en un alto costo legal para hacerlo.

Por lo tanto, si cree que un tercero o un usurpador de marcas está tratando de registrar una marca comercial que le interesa y que ya ha presentado en otro país, aunque pueda llegar tarde a solicitar o registrarse en uno o más países, reclamando prioridad su marca comercial puede considerarse que se ha presentado primero. Recuerde que las marcas comerciales similares o idénticas que se han presentado antes serán motivo de rechazo por parte de la oficina de marcas.

Para obtener más información, consulte nuestro blog sobre qué es la prioridad y si debe reclamarla.

¿Cuáles son los requisitos para reivindicar prioridad en una solicitud?

1. La prioridad debe reclamarse utilizando la primera marca presentada.
2. La prioridad sólo puede ser reclamada por el propietario de la primera marca registrada.
3. La prioridad debe reclamarse en el momento de presentar las solicitudes posteriores antes de que finalice el plazo de 6 meses, a partir de la fecha en que se presentó la primera marca.
4. La prioridad sólo puede reclamarse para la clase y los bienes o servicios para los que se presentó la primera solicitud.
5. La prioridad sólo puede reclamarse para presentar una marca idéntica.

Dependiendo del país, los costos y la documentación requerida pueden variar.

Si la marca incluye un logo o diseños ¿debería solicitarse su registro a color o en blanco y negro?

Si una marca comercial debe ser presentada en color dependerá de la jurisdicción donde usted la solicita, y si desea reclamar color. En algunos países, al enviar una marca en color, usted reclamará automáticamente los colores incluidos en el logotipo, mientras que en otros tendrá que presentarse una declaración expresa de reclamación sobre los colores para ello.

Por lo general, recomendamos no reclamar el color en una solicitud de marca comercial, para que el propietario pueda utilizar la marca en cualquier combinación de colores que considere adecuado. Sin embargo, si el color o los colores incluidos en la marca son la característica central, predominante y reconocible (más que el propio diseño), reclamar el color puede ser aconsejable.

Visite nuestro blog para obtener más información sobre colores en marcas comerciales.

¿Puede uno registrar una marca comercial para productos o servicios que no piense ofrecer realmente?

En la mayoría de los países, una marca puede registrarse para productos y servicios que no se han utilizado y que podrían no ser utilizados en el futuro. Sin embargo, si una marca no se utiliza realmente para todos o algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, después de un par de años (el intervalo de tiempo varía según el país), terceros pueden tener derecho a presentar una acción para revocar una marca para todos o algunos de los productos o servicios para los que no está siendo utilizada.

Por otra parte, las oficinas de registro de marcas de algunos países requieren la presentación de declaraciones o pruebas de uso real y efectivo después de algunos años de registro para mantener la validez de la marca. Los países que requieren la presentación de una declaración o evidencia de uso son: Haití, India (sugerido), Mozambique, Filipinas, Puerto Rico y los Estados Unidos de América. Los requisitos y los plazos varían según el país.

¿Qué es la renuncia de protección sobre una parte o elemento de una marca comercial?

Muchas marcas incluyen elementos o palabras que por sí mismas no podían registrarse debido a que eran palabras genéricas, de uso común, descriptivas o indicativas en relación con los productos o servicios para los que se está aplicando la marca.

Por ejemplo, la marca Apple COMPUTER está registrada para productos informáticos. Esta marca se compone de dos palabras o elementos, APPLE y COMPUTER. La marca puede ser elegible para el registro cuando se analiza en su conjunto; sin embargo, no sería lógico que el titular de esta marca tenga el derecho exclusivo de utilizar COMPUTER al referirse a estos productos. Por lo tanto, aunque el titular de la marca tendrá el uso exclusivo de APPLE COMPUTER, tendría que declarar que no se hace ninguna reclamación al derecho exclusivo de usar "computer" aparte de la marca como se muestra. Esto significa que tiene el derecho exclusivo de utilizar COMPUTER cuando va acompañado de la palabra APPLE, pero reconoce que no se concede ningún derecho exclusivo en el uso de COMPUTER per se.

No todos los países permiten que una marca comercial se presente con una renuncia de derechos. Algunas oficinas renuncian automáticamente a ciertos elementos, mientras que otras sólo permitirán que una palabra o elementos se renuncien una vez que la marca sea inicialmente objetada o rechazada.

Los siguientes países son sólo algunos que requieren que se presente una exención de responsabilidad cuando una marca incluye palabras genéricas de uso común: Australia, Belice, Canadá, Costa Rica, Kazajistán, Kuwait, Malasia, Filipinas, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tobago y los EE.UU.