Preguntas Frecuentes - Marcas

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La prioridad es un derecho dado y reconocido por la gran mayoría de los países de todo el mundo. Se concede al solicitante de una marca que se ha presentado por primera vez en todo el mundo y consta de un período de 6 meses a partir de la fecha de la primera presentación durante el cual pueden presentar en cualquier otro país solicitudes de marca que se considerarán que se presentaron en la fecha de la primera solicitud (si reclaman prioridad en sus solicitudes posteriores).

Por ejemplo:

Si presenta una marca comercial por primera vez en el Reino Unido el 1 de enero del año XXX y luego solicita una marca 4 1/2 meses más tarde en Alemania, tendrá dos opciones:

Opción 1 - NO reclamar prioridad: La solicitud de la marca alemana se considerará que se ha presentado en la fecha real de presentación (15 de mayo del año XXX).

Opción 2 - (SI) reclamación de prioridad: Se considerará que la solicitud de la marca alemana se ha presentado el mismo día en que se presentó la marca del Reino Unido. Es decir, aunque la marca se presentó efectivamente el 15 de mayo del año XXXX, se examinará como si hubiera pasado 4 meses y un cuarto de mes antes, el 1 de enero del año XXXX, es decir, la fecha de presentación de la marca del Reino Unido.

 

La mayoría de los países tienen un sistema de registro por orden de llegada. Esto significa que a la persona o empresa que solicita primero se le conceden los derechos de una marca. Incluso en los países que tienen un principio de “primero en usar”, la existencia de una marca previamente presentada requeriría que el solicitante tardío demostrase sus derechos sobre la marca, teniendo que incurrir en un alto costo legal para hacerlo.

Por lo tanto, si cree que un tercero o un usurpador de marcas está tratando de registrar una marca comercial que le interesa y que ya ha presentado en otro país, aunque pueda llegar tarde a solicitar o registrarse en uno o más países, reclamando prioridad su marca comercial puede considerarse que se ha presentado primero. Recuerde que las marcas comerciales similares o idénticas que se han presentado antes serán motivo de rechazo por parte de la oficina de marcas.

Para obtener más información, consulte nuestro blog sobre qué es la prioridad y si debe reclamarla.

  1. La prioridad debe reclamarse utilizando la primera marca presentada.
  2. La prioridad sólo puede ser reclamada por el propietario de la primera marca registrada.
  3. La prioridad debe reclamarse en el momento de presentar las solicitudes posteriores antes de que finalice el plazo de 6 meses, a partir de la fecha en que se presentó la primera marca.
  4. La prioridad sólo puede reclamarse para la clase y los bienes o servicios para los que se presentó la primera solicitud.
  5. La prioridad sólo puede reclamarse para presentar una marca idéntica.

Dependiendo del país, los costos y la documentación requerida pueden variar.

Si una marca comercial debe ser presentada en color dependerá de la jurisdicción donde usted la solicita, y si desea reclamar color. En algunos países, al enviar una marca en color, usted reclamará automáticamente los colores incluidos en el logotipo, mientras que en otros tendrá que presentarse una declaración expresa de reclamación sobre los colores para ello.

Por lo general, recomendamos no reclamar el color en una solicitud de marca comercial, para que el propietario pueda utilizar la marca en cualquier combinación de colores que considere adecuado. Sin embargo, si el color o los colores incluidos en la marca son la característica central, predominante y reconocible (más que el propio diseño), reclamar el color puede ser aconsejable.

 

Ejemplo de jurisdicciones con reclamación de color:

OAPI (Benín, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Comoras, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Togo). En OAPI, cuando una marca comercial se presenta en color, la reclamación de color no será automática. El solicitante tendrá que declarar expresamente que desea reclamar los colores de la marca.

Canadá - Cuando una marca de fábrica o de comercio se presenta en color ante la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO), la reclamación de color no será automática. El solicitante tendrá que declarar expresamente que desea reclamar los colores de la marca.

China - Cuando una marca se presenta en color ante la Oficina China de Propiedad Intelectual, la reclamación de color será automática. Esto limitará el derecho del propietario a usar únicamente la marca en este color. Si el solicitante no desea reclamar el color, la marca debe presentarse en blanco y negro. 

Ecuador - En Ecuador, cuando una marca se presenta en color, la reivindicación de color no será automática. El solicitante tendrá que declarar expresamente que desea reclamar los colores de la marca.

Marca de la Unión Europea  - Cuando una marca es solicitada para la Unión Europea, a través de la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la marca será registrada y obtendrá protección en los colores tal cual fue presentada. La opción para “reivindicar colores” existe únicamente para fines de hacer valer derechos de prioridad, pero esto no afecta de ningún modo la manera en que se le otorga protección a la marca. Si la marca se registra en blanco y negro, solo obtendrá protección en blanco y negro. Sin embargo, esto no significa que uno no podrá tomar acciones legales contra terceros que utilicen el diseño de su marca y simplemente cambien los colores.

Filipinas - Cuando una marca comercial se presenta en color ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas, la reclamación de color no será automática. El solicitante tendrá que declarar expresamente que desea reclamar los colores de la marca.

Suiza - Cuando una marca comercial se presenta en color ante el Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual, la reclamación de color no será automática. El solicitante tendrá que declarar expresamente que desea reclamar los colores de la marca.

Taiwán - Cuando una marca comercial se presenta en color ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán, la reclamación de color no será automática. El solicitante tendrá que declarar expresamente que desea reclamar los colores de la marca.

Tailandia - When a trademark is filed in color before the Intellectual Property Office of Thailand, the color claim will be automatic. This will limit the owner’s right to only using the trademark in this color. If the applicant does not wish to claim color, the trademark should be filed in black and white. 

Ucrania - Cuando una marca de fábrica o de comercio se presenta en color ante la Oficina de Marcas de Ucrania, la reclamación de color no será automática. El solicitante tendrá que declarar expresamente que desea reclamar los colores de la marca.

Estados Unidos - Al presentar una marca en color en los Estados Unidos a través de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la reclamación de color será automática. Esto limitará el derecho del propietario a usar únicamente la marca en este color. Si el solicitante no desea reclamar el color, la marca debe presentarse en blanco y negro. 

Visite nuestro blog para obtener más información sobre colores en marcas comerciales.

En la mayoría de los países, una marca puede registrarse para productos y servicios que no se han utilizado y que podrían no ser utilizados en el futuro. Sin embargo, si una marca no se utiliza realmente para todos o algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, después de un par de años (el intervalo de tiempo varía según el país), terceros pueden tener derecho a presentar una acción para revocar una marca para todos o algunos de los productos o servicios para los que no está siendo utilizada.

Por otra parte, las oficinas de registro de marcas de algunos países requieren la presentación de declaraciones o pruebas de uso real y efectivo después de algunos años de registro para mantener la validez de la marca. Los países que requieren la presentación de una declaración o evidencia de uso son: Haití, India (sugerido), Mozambique, Filipinas, Puerto Rico y los Estados Unidos de América. Los requisitos y los plazos varían según el país.

Muchas marcas incluyen elementos o palabras que por sí mismas no podían registrarse debido a que eran palabras genéricas, de uso común, descriptivas o indicativas en relación con los productos o servicios para los que se está aplicando la marca.

Por ejemplo, la marca Apple COMPUTER está registrada para productos informáticos. Esta marca se compone de dos palabras o elementos, APPLE y COMPUTER. La marca puede ser elegible para el registro cuando se analiza en su conjunto; sin embargo, no sería lógico que el titular de esta marca tenga el derecho exclusivo de utilizar COMPUTER al referirse a estos productos. Por lo tanto, aunque el titular de la marca tendrá el uso exclusivo de APPLE COMPUTER, tendría que declarar que no se hace ninguna reclamación al derecho exclusivo de usar "computer" aparte de la marca como se muestra. Esto significa que tiene el derecho exclusivo de utilizar COMPUTER cuando va acompañado de la palabra APPLE, pero reconoce que no se concede ningún derecho exclusivo en el uso de COMPUTER per se.

No todos los países permiten que una marca comercial se presente con una renuncia de derechos. Algunas oficinas renuncian automáticamente a ciertos elementos, mientras que otras sólo permitirán que una palabra o elementos se renuncien una vez que la marca sea inicialmente objetada o rechazada.

Los siguientes países son sólo algunos que requieren que se presente una exención de responsabilidad cuando una marca incluye palabras genéricas de uso común: Australia, Belice, Canadá, Costa Rica, Kazajstán, Kuwait, Malasia, Filipinas, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tobago y los EE.UU.

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