Registro de marca en Italia

Cómo y porqué registrar una marca en Italia

Para obtener una marca registrada en Italia, esto puede hacerse, ya sea registrándola localmente a través de la oficina italiana de marcas (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM), o como una marca de la Unión Europea (EUTM), caso en la cual a su vez se otorgará protección en todos los otros miembros de la UE.

Italia es Estado parte del Protocolo de Madrid. Por ende, es posible extender un registro internacional de marca a esta jurisdicción a través del sistema de Madrid. Para mayor información respecto a servicios de registro de marcas a través del sistema de Madrid haga clic aquí.

Al registrar una marca en Italia a través de la oficina italiana de marcas (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi UIBM), esta a su vez otorgará protección a la marca en San Marino. Marcas registradas para la Unión Europea ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea no otorgarán protección para San Marino. Marcas registradas en Italia a través del sistema de Madrid, tampoco otorgarán protección para San Marino.

Si bien no es obligatorio registrar la marca en Italia, en la práctica es altamente recomendable que se haga, para que entre otras razones quien la registre goce de presunción legal respecto de la titularidad de la marca, prevenir futuros reclamos respecto a la titularidad de la misma y facilitar la presentación de acciones en casos de infracción marcaria o uso indebido de marca por parte de terceros.

Si bien una marca no debe estar en uso para que se registre, en caso de no ser usada por un periodo consecutivo de cinco (5) años después de su registro, terceros podrán presentar acciones de cancelación de marca basada en la falta de uso de la marca.

Si registra una marca combinada (marca que incluye tanto elementos denominativos como figurativos) en Italia, el derecho exclusivo de uso de la marca se limita a un uso de esta en la configuración o modo exacto a como haya sido registrada. Si desea usar los elementos denominativos de su marca de forma separada a los elementos figurativos o de diseño (o vise versa), es recomendable que registre otra marca que incluya solo aquellos elementos que desea usar de manera separada.

Es importante señalar que si un tercero eventualmente intenta registrar una marca que incluye elementos que puedan ser considerados parecidos a la suya, en conexión a productos o servicios similares, como dueño de una marca registrada tendrá el derecho a presentar una  acción de oposición basada en la similitud que la marca del tercero tiene con la suya. Las probabilidades de éxito de dichas acciones variarán dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Acciones de oposición pueden ser presentadas por terceros contra solicitudes de marcas dentro del plazo de tres (3) meses contados desde la fecha en que la solicitud de registro es publicada.

Las marcas registradas en Italia tendrán un periodo de vigencia de diez (10) años contados desde la fecha de solicitud, pudiendo ser renovadas indefinidamente por periodos adicionales de diez (10) años. Una marca puede renovarse hasta 12 meses antes de su fecha de vencimiento. A su vez existe un periodo de gracia para la renovación tardía de la marca de seis (6) meses posteriores a su vencimiento, caso en el cual será necesario pagar un recargo por renovación tardía.

Si le gustaría que se consideren los elementos figurativos o de diseño que acompañan a su marca al momento de realizarse el informe de búsqueda de la marca para Italia, por favor contáctenos directamente para determinar si podemos ofrecer esto en esta jurisdicción. En dicho caso, los precios y plazos de entrega del servicio podrían variar.