Uno de nuestros clientes norteamericanos nos escribió recientemente para contarnos una anécdota que le llamó la atención en su reciente visita a Australia.
Durante su viaje decidió visitar una de las tradicionales marcas de comida rápida para comer algo y proseguir su viaje, y al entrar en una tienda que él asumió era australiana se dio cuenta de que todo le recordaba a una tradicional cadena de su país de origen, Burger King: Los menús, la estética, incluso los colores.
¿Cómo era esto posible? Se preguntó nuestro cliente. La respuesta como ya mencionamos en nuestro Twitter, es la existencia de un curioso caso con la marca en este país. Burger King nació en Estados Unidos y desde ahí comenzó una expansión internacional de su negocio y paralelamente de su protección de marcas. Sin embargo, al llegar a Australia se encontró con que un negocio en Adelaida (Adelaide) ya había registrado su marca y por lo tanto no podía usarla, decidieron hacer un rebranding y extenderse en ese país bajo el nombre de “Hungry Jacks”.
Este caso no es único, repasemos a continuación algunos casos similares que hacen que empresas no puedan usar las marcas* que les interesan en algunos países:
Australia: Hungry Jacks – Burger King
El tema que ilustra este artículo. Desde la llegada de la multinacional el conflicto por la marca ha pasado por diferentes etapas e incluso por los tribunales. A día de hoy la empresa sigue sin poder usar esta marca en Australia.
España: Corona – Coronita
La famosa cerveza Mexicana Corona quiso expandir su mercado a España, sin embargo, al proceder al registro se dieron cuenta que ya había una marca previamente registrada para bebidas alcohólicas. Este registro hecho a nombre de las Bodegas Torres impidió que la marca se registrase.
Nota: Hay un rumor que indica que el registro de esta marca española fue anulado por que la palabra “Corona” pertenecía a la casa real. Esto no es cierto, ya que existen otras marcas que contienen corona como parte de su marca.
Irlanda: Diesel – Diesel
Recientemente el tribunal rechazó la demanda de Diesel Italia en la que trataron de convencer a la oficina de marcas irlandesa de que tenían derecho al uso de la marca de forma exclusiva en Irlanda. El tribunal sin embargo falló a favor de Diesel Irlanda, que aun siendo mucho menos reconocida pudo demostrar que no hubo mala fe en el registro de su marca ni intención de robo del prestigio.
España: Dunkin Coffee – Dunkin' Donuts
La oficina de marcas española, antes de su popularización permitió el registro del nombre genérico “Donuts” a Panrico, un fabricante de bollería y panadería. En ese momento Donuts no se reconocía como una palabra de uso común en España.
Cuando Dunkin’ Donuts llegó a España, la marca registrada “Donuts” les obligó a cambiar parte de su nombre evitando así entrar en conflicto.
Australia: Target – Target
Target, una multinacional de distribución con origen en Estados Unidos tiene una competidora que usa tanto su nombre como su logo en Australia a pesar de no guardar ninguna relación. Es tanta la similitud que se han dado casos muy interesantes. Durante la salida de un conocido videojuego hubo un escándalo durante la distribución del mismo por parte de Target Australia. Los jugadores enfurecidos escribieron centenas de emails a Target, sin embargo, lo hicieron al Target equivocado.
Bonus: Cuando la multinacional Burger King quiso abrir franquicias en el norte de Chipre, los franquiciados de la zona sur de la isla reivindicaron sus derechos para todo el territorio de la isla. Recordemos que esta se encuentra en medio de un conflicto que lleva décadas abierto. La solución que encontró Burger King es cambiar su nombre en el norte de la isla a “Burger City”, respetando el nombre original para el sur.
Bonus 2: El término Ugg se lleva usando décadas en Australia, convirtiéndose en un término genérico de uso común. Sin embargo algunas grandes empresas decidieron registrarlo en otros países a su nombre “UGG Shoes”. Cuando trataron de evitar que empresas australianas comercializaran este tipo de calzado, la demanda fue desvirtuada en Australia. La marca sigue vigente en muchos países a nombre de sus solicitantes.
*Hay que aclarar que hablamos de marcas dentro de la misma clase. Existen otros casos de marcas idénticas pero que están registradas en diferentes clases. Sin que esto suponga una infracción de su marca.
Author: Tirso García, Product Manager @ iGERENT
