iGERENT10/02/2016

Pasos posteriores a la solicitud de registro de marca

Presentar una solicitud de marca es sólo el primer paso para obtener la protección de la marca. Haber presentado una marca no significa que se vaya a conceder automáticamente, e incluso una vez registrada hay que tomar medidas para mantener su validez.

La solicitud de registro de la marca comercial ha sido presentada ¿significa que la marca está registrada?

No. La presentación de una marca sólo significa que se ha presentado una solicitud de registro a la oficina local de marcas.

La oficina de marcas examinará ahora su solicitud para determinar si cumple con todos los requisitos necesarios para que se le conceda el registro. Además, la marca tendrá que ser publicada, después de lo cual habrá un período de tiempo en el que terceros pueden presentar oposiciones al registro (la duración de este período varía en cada país). Sólo una vez que la marca haya sido examinada y aceptada por la oficina local de marcas y no se haya recibido ninguna oposición de terceros, se concederá a la marca la condición jurídica de registrada. En ciertas jurisdicciones, se requiere un pago final de las tasas cuando se acepta la marca para que se conceda el registro.

Cuando solicito una marca, ¿qué examina la oficina de registro?

La oficina examinará si la marca y la solicitud cumplen todos los requisitos de forma y de fondo.

Requisitos formales:

Que una marca real se presente con la solicitud y que su representación sea adecuada.
Que en la solicitud la clase y descripción de los productos y/o servicios que se indiquen sean indicadas y correctas.
Que los datos completos del propietario se presentan en la aplicación.
Cuando aplique, que se presente el correspondiente POA con su correspondiente notarización y legalización o apostilla.
En caso de que el solicitante reclame prioridad, los documentos justificativos deben aportarse en el momento de la presentación si así lo requiere la oficina local de marcas.

Requisitos de fondo:

En la gran mayoría de las jurisdicciones, los examinadores comprobarán si se han presentado marcas idénticas o similares.
Carácter distintivo de la marca. Esto significa que la marca es capaz de diferenciar los bienes y/o servicios de un propietario o comerciante de los de otros. Por consiguiente, deben denegarse los términos genéricos, los términos descriptivos, los términos indicativos, las marcas engañosas, las marcas geográficas, etc. Por lo general, el análisis de las marcas se realizará sobre la totalidad de la marca y no en relación con un único elemento.

Tenga en cuenta que cada oficina local tiene diferentes criterios con respecto a lo que constituye una marca comercial no registrable. El examen de marcas es subjetivo.

Mi solicitud de marca fue publicada, ¿qué significa esto?

Las marcas se publican con el fin de dar aviso público de que una marca está buscando el registro. Esto permite a terceros que puedan considerar que el registro de una marca afecta a sus derechos a presentar acciones de oposición. Por lo tanto, una vez publicada la marca habrá un período de tiempo para que terceros presenten acciones con el objetivo de impedir el registro de su marca.

El período de tiempo para que se presenten las oposiciones varía en cada jurisdicción. Estos son algunos ejemplos de periodos de oposición, calculados a partir de la fecha de publicación:

Estados Unidos: 30 días
Fiji: 2 meses
Brasil: 60 días
China: 3 meses
Arabia Saudita: 90 días

¿Cómo puede utilizarse la marca comercial?

Puede utilizar su marca comercial en relación con los productos y/o servicios para los que ha sido registrada. La marca puede incluirse en el producto real, en el embalaje, folletos, carteles, páginas web o en cualquier otro material que pueda servir para anunciar u ofrecer los productos y/o servicios para los que se ha registrado la marca.

Cuando se utiliza una marca en el texto, se recomienda representar dicha marca en mayúsculas, fuente en negrita o entre comillas para permitir una identificación clara. Si la marca ha sido registrada en el país en el que se utiliza una marca, el signo de registro ® debe acompañar su representación.

Aunque puede haber cierta clemencia en el uso de la marca para productos y/o servicios que están estrechamente relacionados con aquellos para los que ha sido registrada, tenga en cuenta que las marcas idénticas o similares pueden registrarse para diferentes clases, y por lo tanto, si se utiliza una marca en relación con productos o servicios que no están registrados, puede eventualmente entrar en conflicto con los derechos de otros titulares de marcas y, por lo tanto, constituir un acto de infracción de marca.

Si ha registrado su marca comercial para determinados productos y/o servicios, y desde entonces ha ampliado su negocio para incluir otros productos y/o servicios, es altamente recomendado que registre una nueva marca comercial (idéntica) que incluya esos productos y/o Servicios. Esto no sólo le permitirá hacer uso seguro de ella, sino también para evitar que otros lo hagan.

¿Desde qué fecha tiene protección una marca comercial una vez registrada?

Las marcas reciben protección una vez que se han registrado efectivamente. Sin embargo, la fecha de registro puede considerarse en algunos casos retroactivamente como la fecha de presentación o solicitud.

Esto es importante porque, dependiendo de la jurisdicción, el plazo para renovar una marca se calcula en función del día de registro o del día de la solicitud, que puede separarse por años en algunos casos.

¿Por cuánto tiempo tendrá validez el registro de una marca comercial?

Las marcas están registradas por períodos de 10 años en la gran mayoría de jurisdicciones y pueden renovarse consecutivamente por períodos ilimitados de diez años (como regla general). Sin embargo, algunas jurisdicciones tienen diferentes períodos de registro iniciales, lo que significa que el primer o consecutivo período de registro no siguen la regla general de 10 años.

Algunos ejemplos de distintos periodos de registro inicial son:

Chipre: 7 años
Macao: 7 años
Malawi: 7 años
Nigeria: 7 años
Uganda: 7 años
Las Bahamas: 14 años
Fiji: 14 años
Líbano: 15 años

¿Cómo se puede renovar una marca comercial?

Una marca puede renovarse pagando cuotas de renovación y, en los países en los que es necesario un poder, proporcionando uno nuevo.

En la mayoría de los países, si se nombra a un agente diferente al inicial para renovar la marca, se requerirá un nuevo poder notarial.

En la mayoría de los países, las tasas de renovación se pueden pagar unos meses antes de la fecha de renovación. Si las tarifas de renovación no se pagan antes de la fecha de vencimiento, la marca caducará. Sin embargo, en muchas jurisdicciones la marca también puede renovarse después de la fecha de vencimiento, sujeto al pago de tasas adicionales; estos períodos de gracia suelen oscilar entre 2 y 6 meses.

Si la marca expira y no hay un período de gracia o el período de gracia ha terminado, la única manera de garantizar la protección de la marca será registrarse de nuevo. Sin embargo, esto se considerará un nuevo registro independiente, dando a terceros el derecho de presentar una marca idéntica (una vez que la marca expire) u oponerse a cualquier nuevo registro.

¿Qué es una declaración de uso?

Una declaración de uso de una marca es una declaración del titular de la marca indicando en qué fecha se utilizó la marca por primera vez, o si la marca todavía se está utilizando en relación con los productos y/o servicios para los que fue registrada, todo dentro de la jurisdicción donde se requiere la declaración. La declaración generalmente debe presentarse en forma de declaración jurada o firmada con el entendimiento de que las declaraciones falsas intencionales son castigadas por la ley local.

¿Qué es una prueba de uso?

Un espécimen de uso de una marca es cualquier evidencia justificativa como documentos, fotografías, folletos, artículos de periódicos, embalaje de productos, etc. que sirva como prueba de que una marca comercial se está utilizando en el comercio para productos y/o servicios determinados en la jurisdicción donde se requiere prueba de uso.

¿Qué ocurre si una marca comercial registrada no está siendo utilizada?

En la mayoría de las jurisdicciones, la falta de uso de una marca por parte de su propietario durante un período prolongado de tiempo puede ser la causa de la cancelación de la marca.

La cancelación puede ser declarada automáticamente por la oficina de marcas en jurisdicciones donde se deben presentar demostraciones periódicas de uso durante la vida útil de una marca. Tal es el caso de Haití, Filipinas, Puerto Rico o los Estados Unidos.

En muchas otras jurisdicciones, la falta de uso de una marca durante un período prolongado de tiempo, generalmente entre 3 y 5 años, permite a terceros presentar acciones de cancelación contra una marca por no uso.

Ejemplos de países con acciones de cancelación basadas en el no uso de una marca: Argelia, Belice, Bolivia, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, la Unión Europea (Marcas de la Unión Europea), Fiji, Guatemala, Hong Kong, Irlanda, Japón, OAPI, Perú, Eslovaquia, Corea del Sur, Noruega, Rusia, Sudán, Tailandia, Turquía, Uganda, Estados Unidos, Reino Unido.

Ejemplos de países con acciones de cancelación basadas en el no uso de una marca: Argelia, Belice, Bolivia, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, la Unión Europea (Marcas de la Unión Europea o MUE o EUTMs), Fiji, Guatemala, Hong Kong, Irlanda, Japón, OAPI, Perú, Eslovaquia, Corea del Sur, Noruega, Rusia, Sudán, Tailandia, Turquía, Uganda, Estados Unidos, Reino Unido.

"Utilícela o piérdala" es un principio a favor del cual más jurisdicciones están legislando cada año. En muy pocos países, las acciones de cancelación basadas en la falta de uso todavía no se aceptan (por ejemplo, Chile).