Dépôt de marques par le Protocole de Madrid

Toute personne ou entreprise peut utiliser le système de Madrid pour faciliter la protection de sa marque, si elle remplit les conditions suivantes :

1. Le demandeur de la marque a un lien réel et effectif avec une partie signataire du système de Madrid.

Cela signifie que le propriétaire de la marque doit être un citoyen ou être domicilié dans un pays membre.

Si une entreprise est propriétaire de la marque, elle doit avoir un établissement industriel ou commercial situé dans un pays qui fait partie du système de Madrid.

2. Le demandeur a déposé la marque dans le pays à partir duquel il cherche à étendre la marque à d'autres pays. La marque qui sert de base à la demande de Madrid est appelée demande de base ou marque de base.

Les pays qui font partie du système de Madrid ont ratifié au moins un des traités internationaux suivants.

Les deux traités internationaux de Madrid sont :
1. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid).
2. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Protocole de Madrid).

Les pays peuvent être membres de l'un ou l'autre de ces traités ou des deux. Les "pays du protocole de Madrid" désignent les pays qui sont uniquement membres du protocole de Madrid.

L'accord et le protocole sont tous deux administrés par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Si un pays est membre à la fois de l'Arrangement et du Protocole, seules les règles du Protocole s'appliquent. Les règles de l'Arrangement de Madrid ne s'appliquent qu'aux processus qui ont débuté dans les pays qui n'ont adhéré qu'à l'Arrangement de Madrid.

Il existe deux différences principales concernant les éléments sur lesquels le titulaire de la marque peut fonder sa demande.

La première différence est que l'Arrangement de Madrid requiert qu'une demande internationale soit basée sur un enregistrement du pays d'origine. En vertu des règles du protocole, le demandeur peut fonder sa procédure internationale sur une demande déposée mais non encore enregistrée.

La deuxième différence concerne les conséquences de l'annulation de la marque de base. La marque de base désigne la marque utilisée pour étendre la procédure à d'autres pays. Lorsque la marque de base est annulée, la situation est qualifiée d'"attaque centrale".

Selon l'Arrangement de Madrid, si une "attaque centrale" est reçue, le résultat affectera toutes les marques étendues. Le Bureau international (OMPI) notifiera à l'office des marques de tous les pays auxquels la marque de base a été étendue.

En vertu du Protocole de Madrid, une attaque centrale n'entraînera pas nécessairement la perte de toutes les marques étendues à d'autres pays. Les demandes ou les enregistrements dans chaque pays désigné peuvent être transformés en demandes nationales. En tant que telles, les marques seront traitées comme si elles avaient été déposées directement auprès de l'office local des marques de chaque pays. Les marques seront indépendantes du processus d'enregistrement mondial de Madrid.

Avantages du système de Madrid

Le système de Madrid permet une gestion centralisée de toutes les marques enregistrées par le biais du PORTAIL DE LA PI de l'OMPI. Le propriétaire des marques enregistrées par le biais du système de Madrid pourra gérer ses marques actives par le biais d'une procédure unique. Le renouvellement des marques et la mise à jour des informations sur les propriétaires deviennent ainsi simples et faciles.

Toutes les procédures de l'OMPI se dérouleront dans une seule langue, quels que soient le nombre de pays auxquels la marque est étendue.

Les coûts initiaux de dépôt de la demande de marque sont fixes. Les coûts de lancement d'une procédure de demande à Madrid peuvent être consultés à l'aide du calculateur des taxes de Madrid de l'OMPI. Par conséquent, avant de procéder, vous saurez quels sont les frais administratifs à payer pour déposer la marque. Une fois les marques enregistrées, toutes les taxes pour les renouvellements futurs des marques seront également claires.

De nombreux pays ont des procédures d'enregistrement extrêmement longues. Dans de nombreux pays, les offices des marques ont des arriérés considérables. Il peut s'écouler un certain nombre d'années avant que les offices des marques ne refusent ou n'acceptent finalement l'enregistrement d'une marque.

Au contraire, grâce au système de Madrid, les pays destinataires ont un maximum de 18 mois pour notifier d'éventuels refus. Si aucune notification n'est reçue après cette période de 18 mois, le système international considérera que les demandes sont automatiquement enregistrées.
 

Les inconvénients du système de Madrid

Si la marque de base est annulée au cours des cinq premières années, tous les enregistrements ultérieurs peuvent être perdus. C'est à cela que nous avons fait référence précédemment et que l'on appelle une attaque centrale.

Si une attaque centrale est reçue, les extensions peuvent être transformées en marques locales dans certaines circonstances. La transformation des marques du protocole de Madrid en demandes locales augmentera les coûts. Des représentants locaux seront nécessaires pour chaque procédure locale.

L'immense majorité des pays suivent le système de classe de Nice pour la description des produits et services d'une marque. Certains pays n'autorisent pas les descriptions générales et exigeront que les produits ou services soient spécifiés.

Un exemple typique est ce qui se passe avec les marques de logiciels. La description d'un produit comme "logiciel" sera acceptée dans l'Union européenne et dans une majorité de pays. Toutefois, aux États-Unis ou au Canada, la nature du logiciel devra être précisée.

Des refus initiaux peuvent être reçus si la description des produits doit être limitée. Dans ce cas, la réponse devra être déposée par un avocat local spécialisé dans les marques. Bien que ces problèmes soient simples à surmonter, le fait de devoir faire appel à des agents locaux augmentera les coûts de la procédure.

Les avocats locaux seront systématiquement nécessaires si les marques font l'objet d'un refus initial. La réponse à de tels refus devra être faite par les agents de marques locaux. Dans ce cas, la recherche de représentants peut être difficile et augmentera les coûts initialement envisagés.

Les transferts de marques enregistrées par le système de Madrid sont restreints et ne peuvent se faire qu'entre ressortissants de pays membres du système.

De nombreux pays auxquels les marques du protocole de Madrid sont étendues ont des délais administratifs considérables. Certains pays disposent également d'une infrastructure informatique médiocre qui occasionnent des défaillances dans la communication des refus provisoires aux demandeurs de marques. Ces cas de mauvaise gestion sont souvent à l'origine de situations floues qui aboutissent à des litiges.

Les règles du système prévoient que si une marque n'est pas refusée dans un délai de 18 mois, elle sera automatiquement enregistrée par le système de Madrid. Toutefois, il se peut que l'office local des marques ne reconnaisse pas cette situation. Dans ce cas  l'assistance d'un avocat local est nécessaire.

Oui. Une recherche préliminaire de marques est toujours conseillée. Une recherche de base sur les marques dans la base de données mondiale des marques est accessible en ligne sur le site web de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Toutefois, cette recherche ne doit en AUCUN cas être considérée comme suffisante.

Une fois qu'une marque est déposée par le biais du système de Madrid, le bureau international ne procédera qu'à un examen formel. Après cela, la demande sera envoyée directement aux offices des marques de tous les pays désignés. L'office des marques de chaque pays examinera la demande de la même manière que si elle avait été déposée localement.

Le processus d'examen local des marques de chaque pays désigné comprend une recherche des marques antérieures enregistrées ou déposées. L'office local des marques qui a reçu la demande internationale ne recherchera pas seulement les marques antérieures déposées par le biais du système international. Il recherchera toute marque similaire enregistrée dans son pays.

iGERENT offre des services de recherche de marques très complets. Nos services vous permettront de déterminer les chances de succès de votre demande d'enregistrement. Il est conseillé de le faire avant de déposer la demande afin d'éviter d'entamer une procédure qui a peu de chances d'aboutir.

Les enregistrements de marques du système de Madrid doivent toujours être traités par des experts en marques. Contactez-nous si vous êtes intéressé par l'utilisation du système de Madrid. Nos experts évalueront votre situation particulière et vous conseilleront sur la meilleure stratégie à adopter pour protéger vos marques.