Les marques sont essentielles à tout commerce et sont fréquemment listées parmi les plus importants avoirs d’une entreprise, puisqu’elles permettent aux consommateurs d’identifier sur le marché les produits d’un commerçant ou les services d’un fournisseur, tout en transmettant les attributs et la réputation de l’entreprise.
Dans les premiers moments d’une nouvelle entreprise, l’une des étapes les plus excitantes est de définir par quel nom seront désignés sur le marché votre entreprise, vos produits ou vos services. Cependant, trop souvent ce moment éblouissant est noirci dans votre mémoire et reclassé en catastrophe, transformant ce que vous considériez peut-être comme une marque sublime en ratage complet.
Nos meilleurs conseils pour éviter les erreurs courantes
Un changement de marque, ou « rebranding », dû à une erreur évitable est un processus chronophage, coûteux et stressant. Pour l’éviter, les conseils suivants pourront vous être utiles et vous éviter les écueils sur lesquels butent souvent les déposants.
#1. EN PREMIER LIEU, VOUS DEVEZ COMPRENDRE À QUOI SERVENT VRAIMENT LES MARQUES
Les marques ne sont pas faites pour les entreprises, les marques sont faites pour le public. La grande majorité des consommateurs n’a ni le temps ni l’envie de faire des recherches sur les qualités d’un produit. La plupart des gens n’ont pas idée de ce qui se cache sous le capot de leur voiture, à l’intérieur de leur ordinateur ou mélangé à leur pâte dentifrice. Je suppose que si une voiture est une Mercedes-Benz, elle est sûre et luxueuse, que le Mac que je viens d’acheter est dernier cri et que la pâte blanche produite par Colgate que je me colle dans la bouche trois fois par jour aidera mes dents à rester saines et blanches.
Prenez Apple et son symbole de morsure de pomme. La marque n’est rien de plus qu’une silhouette de fruit à moitié mangé, et pourtant, lorsqu’elle est incrustée sur un produit, elle fournit automatiquement au consommateur une quantité considérable d’information sur sa technologie, son design, sa qualité, son utilisabilité et son prix. Les gens sont prêts à payer plus de 650 dollars pour un iPhone 6 plus, alors que des smartphones possédant les mêmes caractéristiques existent pour deux fois moins cher. Cependant, c’est le fait qu’il s’agisse d’un produit Apple qui donne au consommateur toute confiance dans les qualités du produit, le poussant à avaler la pilule et payer le prix indiqué.
Toute marque est, ou sera dès sa première utilisation, un symbole qui permet aux consommateurs de rapidement comparer les caractéristiques d’un produit ou d’un service avec ceux de ses concurrents, leur permettant ainsi de former des attentes claires sur ce qu’ils achètent sans avoir à creuser le sujet.
#2. SACHEZ CE QUE VOUS OFFRIREZ SOUS VOTRE NOM DE MARQUE
Dans l’immense majorité des pays les marques doivent être déposées dans une ou plusieurs classes spécifiques en fonction des produits et/ou services pour lesquels elles seront utilisées. Pour plus d’information sur le système de classification des marques visitez la section dédiée dans la Foire aux Questions (FAQ) d’iGERENT.
Si vous prévoyez de développer votre entreprise dans un futur proche, vous devriez considérer les classes qui pourront éventuellement vous intéresser, afin d’écarter des marques déjà déposées ou en usage.
Comment pouvez-vous connaître le futur? Bien sûr, Shakespeare avait sans doute raison lorsqu’il écrivait « Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être », et pourtant, nous pouvons avoir une idée générale des domaines auxquels notre entreprise pourrait s’étendre. Si vous allez déposer le nom de votre restaurant (classe 45) vous devriez vérifier si la marque n’est pas déjà utilisée pour des services de traiteur (classe 43) et même envisager de vérifier qu’il n’existe pas de services de livraison de nourriture portant un nom semblable (classe 39).
#3. FAITES PREUVE D’IMAGINATION
Les meilleures marques sont celles qui sont composées de mots inventés (des mots qui n’existent pas et n’ont pas de signification), ou des mots qui ordinairement ne seraient jamais utilisés en relation avec les produits ou services que la marque protégera.
Les marques qui sont composées de noms inventés ou fabriqués sont appelés les marques fantaisistes. On peut citer comme exemples dans cette catégorie KODAK, GOOGLE et EXXON.
Les marques qui sont composées de mots du dictionnaire qui ne seraient jamais utilisés pour faire allusion à ou décrire les produits ou services de la marque sont appelées marques arbitraires. On peut citer comme exemples dans cette catégorie APPLE pour des ordinateurs, STARBUCKS pour le café, ou BANANA REPUBLIC pour des vêtements.
LES MARQUES NE DOIVENT PAS INCLURE:
- DES TERMES GÉNERIQUES – Ce sont des mots qui seraient communément utilisés sur le marché en relation avec les produits ou services liés à la marque (ex. ECRANS pour des télévisions ou LISSE pour des soins de la peau).
- DES TERMES DESCRIPTIFS – Les marques ne doivent pas décrire ou qualifier les produits ou services pour laquelle elles sont déposées (ex. VITE ET RAPIDE pour des processeurs informatiques ou MARCHÉ VERT pour vendre des légumes).
Lorsque l’on crée une marque, il est très tentant d’inclure dans son nom des éléments qui renseignent sur la qualité, les caractéristiques, la fonction ou le but des produits ou services. Une marque qui contient ces éléments a de grandes chances d’être rejetée par l’office des marques local.
#4. N’UTILISEZ PAS CE QUE VOUS NE POUVEZ EMPÊCHER LES AUTRES D’UTILISER
L’avantage principal d’une marque est qu’en tant que propriétaire vous seul pouvez l’utiliser ou autoriser d’autres à l’utiliser pour les produits ou services que vous offrez. Cependant, si vous incluez des éléments génériques ou d’usage commun dans une marque, dans la plupart des pays il faudra inclure une renonciation de droits, sous une forme ou sous une autre. Une renonciation de droits, dans ce cas précis, est une déclaration formelle faite par le titulaire de la marque par laquelle il ou elle renonce à toute revendication présente ou future du droit exclusif à l’usage d’un mot ou d’un élément autrement que tel qu’inclut dans la demande de dépôt.
Dans les juridictions où les renonciations de droits ne sont pas nécessaires ou pas admissibles, si une marque comprend des mots d’usage commun, il pourrait être impossible de faire valoir vos droits si des compétiteurs utilisent ou déposent des marques qui incluent ces éléments.
Par exemple: Si vous déposez Okumanti Culinaire Express pour des services éducatifs liés à la cuisine, empêcher des tiers d’inclure les éléments Culinaire et/ou Express dans de futures marques sera absolument impossible. Le seul élément différenciateur de la marque proposée est « Okumanti ». Autant « culinaire » que « express » sont des mots du dictionnaire habituellement utilisés par d’autres consommateurs ou fournisseurs de services pour des services semblables ; par conséquent, le droit à leur usage exclusif ne peut être attribué au déposant de la marque. La protection pour cette marque sera donc accordée pour la marque dans son ensemble (la combinaison des trois mots) et dans la pratique le déposant pourra seulement empêcher des tiers d’utiliser « Okumanti » dans d’autres marques pour les mêmes services.
#5. NE SOYEZ PAS UN IMITATEUR OU UN COPIEUR
L’expression « usurpateur de marques » est utilisée pour parler d’une personne qui dépose, de mauvaise foi, une marque qui est déjà connue et identifie un tiers. Cependant, la majorité des copies sont involontaires. Avant de déposer ou même d’utiliser une marque, il vous est vivement conseillé de vérifier que la marque dans laquelle vous comptez investir votre argent durement gagné n’est pas déjà utilisée pour des produits ou services identiques ou semblables.
Dans de nombreux pays, vérifier si la marque est ou non déjà déposée est, pour l’essentiel, suffisant. On appelle ces pays les juridictions « Premier déposant» (ex. la Chine) ; la protection de marque dans ces pays commence au moment du dépôt.
Dans d’autres pays, comme par exemple les États-Unis, c’est l’usage effectif d’une marque qui confère des droits à son propriétaire. Par conséquent, se contenter de vérifier si la marque a été déposée auprès de l’office des marques local ne garantit pas qu’un tiers ne puisse finalement revendiquer ses droits sur la marque, si il en a fait un usage antérieur et effectif sur le marché. On appelle ces pays les juridictions « Premier utilisateur».
La recherche de marques conflictuelles ne doit pas être limitée aux marques identiques, mais doit inclure toutes celles susceptibles de produire une confusion. La probabilité de confusion existe s’il est supposé que des consommateurs pourront croire que des marques de différents titulaires sont liées, affiliées ou connectées, ou que les produits ou services offerts en lien avec la marque proviennent des mêmes sources, commerçant ou fournisseur.
La confusion peut être causée par une similitude en apparence, phonétique ou de signification. Pour savoir si une similitude doit être considérée comme source de confusion, il faut évaluer la première impression pour le consommateur et si les deux marques peuvent être associées de façon erronée ou causer une impression commerciale générale semblable. Il suffit que la marque postérieure (marque conflictuelle) capture l’attention initiale du consommateur ; même si cette confusion est temporaire et n’influence pas la décision d’achat du consommateur, la similitude entre les deux marques sera tout de même considérée comme source de confusion.
CONFUSION DUE À UNE APPARENCE SEMBLABLE
La confusion due à une apparence semblable n’est pas limitée aux marques identiques. Si une marque postérieure inclut des éléments qui peuvent être associés à la marque originale, il peut aussi y avoir confusion. Le consommateur lambda retiendra une impression générale plutôt que spécifique de la marque ; par conséquent, même s’il y a des changements de couleur ou de positionnement, ou si des éléments sont ajoutés, si les consommateurs risquent de connecter une marque avec celle d’un tiers alors la similitude entre les deux marques sera considérée comme prêtant à confusion.
CONFUSION DUE À UNE SONORITÉ SEMBLABLE
Pour déterminer si des marques présentent un conflit dû à leur sonorité, il suffit de procéder à un test d’équivalence phonétique, en lisant simplement à haute voix les éléments alphanumériques de la marque.
CONFUSION DUE À UNE SIGNIFICATION SEMBLABLE
Pour définir si des marques sont conflictuelles par leur signification, il faut suivre un processus en deux étapes.
- Déterminer si les éléments principaux des deux marques ont une signification identique ou très proche. Cela serait le cas par exemple pour deux mots de langues différentes mais faisant référence au même concept, ou pour des synonymes qui dans le contexte font allusion au même concept.
- Déterminer si les consommateurs des produits ou services pourraient être désorientés. Interpréter qui sera le consommateur lambda varie selon les produits ou services. Un consommateur qui achète des pièces détachées pour des véhicules aériens ou spatiaux probablement (on l’espère en tout cas !) fera preuve de plus d’attention et vérifiera plus les sources qu’un consommateur qui achète des produits laitiers.
MARQUES NOTOIRES
On appelle marques notoires celles qui sont largement reconnues par le public, non seulement localement ou dans un pays ou territoire particulier, mais au niveau mondial ou régional. Méfiez-vous si vous déposez une marque qui est identique ou similaire à une « marque notoire », même dans une classe complètement différente ou pour des produits ou services sans rapport, puisque des objections ou des oppositions pourront tout de même être présentées. Pour plus d’information sur les marques notoires, vous pouvez visiter la section correspondante dans la Foire aux Questions (FAQ) d’iGERENT.
#6. CONSULTEZ TOUJOURS UN AVOCAT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE!
Les marques sont au cœur de toute entreprise et peuvent avoir un impact dévastateur si elles ne sont pas correctement gérées. De nombreux facteurs que cet article n’a même pas évoqués doivent être pris en compte avant de se lancer (noms géographiques, noms de famille, signes interdits, indications d’origine géographique, etc.) Bien qu’il existe des concordances générales dans les lois et procédures en matière de marque de chaque pays, les lois et les pratiques locales varient d’une juridiction à l’autre. C’est pourquoi, même si votre marque a été déposée avec succès dans votre pays, si vous souhaitez la rendre internationale, l’aide d’un expert local est toujours souhaitable.
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iGERENT offre des services de dépôt de marques dans plus de 180 pays ; pour plus d’informations visitez igerent.com.
Author: Conrad Fahrenkrug Attorney-at-law @ iGERENT
