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Escogiendo la descripción de productos y servicios de marca

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Uno de los errores más comunes en que caen personas sin conocimientos en materia marcaria, es estar convencidos que al tener una marca registrada podrán prevenir que su marca sea usada o registrada por terceros en cualquier circunstancia. Si bien en algún grado esto es cierto, es necesario aclarar hasta qué punto uno se adueña exclusivamente de un signo.

- Ante todo, cabe señalar que marcas registradas solo tienen validez en el territorio en que son registradas. Para mayor información respecto a este punto lea nuestro artículo sobre las limitaciones territoriales de marcas comerciales.

- En algunas jurisdicciones, el dueño de la marca será quien haya usado la misma por primera vez dentro del país en el cual busca hacer valer los derechos de exclusividad. En jurisdicciones de este tipo (first-to-use), de igual manera es recomendable registrar la marca para prevenir futuros conflictos.

- Finalmente, y tema que abarca este articulo, una marca registrada da exclusividad en su uso al dueño para ser usada únicamente en conexión a los productos y servicios para los cuales haya sido registrada.

Un elemento fundamental al solicitar el registro de una marca es definir de manera adecuada los productos o servicios para los cuales dicho registro se llevará a cabo. Elaborar una descripción correcta que cumpla con los requerimientos locales de la oficina de marcas es uno de las etapas más críticas y delicadas del proceso. Una marca solicitada con una descripción errónea o incompleta puede hacer que el registro termine siendo inútil, dejando la puerta abierta para que terceros puedan registrar y apropiarse de la marca para usarla en conexión a productos o servicios que sean idénticos o estrechamente relacionados con aquellos que uno buscaba ofrecer bajo su marca. 

Si bien varios son los factores a considerar antes de definir la descripción de productos o servicios, lo fundamental es tener claro lo que el dueño de la marca ofrece y piensa ofrecer a futuro bajo esta marca. Muchas veces agentes de marcas reciben links por parte de sus clientes dirigiéndolos a sus páginas web, con instrucciones de que estos miren y definan, en vista a lo que ahí aparece, cual debiese ser la descripción de productos o servicios. En el caso de una marca como McDonald esto sería fácil, dado que sus productos y servicios son claros y sencillos de definir, pero imagínense como seria en el caso de IBM. IBM ofrece un sinfín de productos y servicios, muchas veces difícil de encasillar. Probablemente el solo acceso a la página web de un cliente como IBM llevará a un agente a confundir o no incluir algún tipo de producto o servicio. A su vez, es importante incluir en la descripción productos y/o servicios que en el corto y mediano plazo serán comercializados bajo su marca. En definitiva, solo uno como cliente tiene claro cuáles son o serán sus productos o servicios, por ende, la descripción de su marca se debe definir en estrecha colaboración entre el cliente y su agente.

Para facilitar y armonizar el sistema de registro de marcas en el mundo, la mayoría de los países han ratificado el Arreglo de Niza de 1957, el cual establece las bases para un único sistema mundial de clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas.

Este sistema clasifica todos los productos o servicios posibles dentro de 45 clases. 34 clases corresponden a productos y 11 a servicios. El encabezado de cada clase da una idea general de la naturaleza de los productos o servicios que son agrupados en cada clase. Por ejemplo:

Clase 3 - Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; Jabones; Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; Dentífricos.

Para cada clase en la clasificación de Niza, existe una lista con los productos o servicios que le corresponden. Sin embargo, las clases no se limitan a los productos o servicios alistados en ellos. Si un producto o servicio no es expresamente mencionado en estas listas, este deberá encasillarse en la clase que le corresponde en razón a su naturaleza o género.

  LAS 3 CLASES EN LAS CUALES SE HA REGISTRADO LA MAYOR CANTIDAD DE MARCAS:
  Class 35 - Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina.
  Class 9 - Aparatos scientificos, photographicos, de medición, grabación, ordenadores y software.
  Class 25 - Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

 

Interesante es mencionar que al crearse la clasificación de Niza en 1957 y sus posteriores nueve (9) versiones, actualmente estando vigente la decima (10) versión, no fue posible imaginarse el crecimiento exponencial que tuvieron ciertos sectores como el de Tecnología (clase 09) y gestión de negocios (clase 35). En el 2014 salió el ranking de las clases bajo la cual se han registrado la mayor cantidad de marcas comerciales. En el top 3 quedaron: la clase 35 (10%), la clase 09 (6.8%) y la clase 25. (Fuente: WIPO statistics)

Una vez se tenga la lista precisa de los productos o servicios, se podrá proceder a determinar bajo que clase(s) se debería registrar la marca. Para facilitar esto recomendamos usar nuestra herramienta de clasificador en línea (Niza). 

Por ejemplo, si la marca a registrarse fuese Häagen-Dazs, cuyos productos son helados, habría que escribir “helados” en el campo de búsqueda. El resultado sería:

resultados busqueda helados clase 30

En este caso, los productos son bastante simples de identificar e individualizar. En caso que sus productos sean más específicos y no encuentre resultados al usar el clasificador, intente usar algún sinónimo, u otro nombre más genérico y general. En caso que su descripción incluya productos/servicios sumamente específicos, la ayuda de un abogado especialista en marcas será necesaria para lograr clasificar estos de manera adecuada.

Dado que las marcas son registradas para productos y servicios específicos bajo una determinada clase, puede suceder que marcas considerablemente similares o incluso idénticas logren ser registradas por dueños distintos en un mismo país, si es que los productos o servicios de las dos marcas son distintos y no relacionados. En Francia hay un muy buen ejemplo de esto. La marca MONT BLANC ha sido registrada en este país por dos empresas distintas:

Mont Blanc coexisting trademarks

¿Cómo es posible? Ambas marcas (MONT BLANC) son para productos diametralmente distintos. Una es para postres que no valen más de un par de euros, mientras que la otra es para bolígrafos de lujo. Ambas han logrado coexistir dado que las marcas apuntan a mercados y consumidores absolutamente distintos, y desde luego el consumidor promedio no se confundirá en creer que el origen de ambos productos es el mismo. 

¿Significa esto que marcas idénticas para distintos productos o servicios siempre podrán coexistir?

No. Mientras que es cierto que en general productos o servicios similares están clasificados bajo una misma clase, también es cierto que hay productos o servicios que encontrándose en distintas clases de igual manera pueden ser considerados similares o estrechamente vinculados. Por ejemplo, si uno va al supermercado y ve una botella de Tequila (clase 32) con la marca CORONA, uno inmediatamente asociaría la marca de este producto con el de la cerveza mexicana CORONA (clase 33). Por lo tanto, se puede considerar que algunos productos dentro de las clases 32 y 33 están relacionados y es posible que una solicitud en una de estas clases reciba una objeción del examinador debido a la existencia de una marca similar o idéntica previamente solicitada o registrada para productos en la otra clase, en razón de la confusión que pudiese producirse en cuanto al origen de los productos. 

Tefal logoEn algunas ocasiones la relación entre productos o servicios en clases distintas es más sutil. Por ejemplo, si uno intentara registrar la marca de una tienda para mascotas llamada TEFAL, probablemente este lograría registrarse bajo la clase 35 (servicios de venta). Sin embargo, si la tienda fuese para vender productos de línea blanca, consumidores probablemente asociarían la tienda con los productos de línea blanca (clase 11) de la marca conocida TEFAL. Por ende, incluso si TEFAL solo estuviera registrada para productos y no tiendas, el intento de un tercero de registrar el nombre de una tienda para la venta de productos de línea blanca seguramente no llegaría a buen puerto. Esto en razón a la asociación que los consumidores seguramente harían entre los productos de uno y la tienda del otro que funciona bajo la misma denominación. 

Por estas razones, incluso si uno no busca registrar una marca en clases relacionadas, es sumamente recomendable realizar una búsqueda preliminar de marcas idénticas o similares en clases relacionadas para descartar la posibilidad de recibir objeciones o eventuales oposiciones. 

Cabe mencionar que la política en cuanto a la coexistencia de marcas similares o idénticas varía de país en país. Por ejemplo, la existencia de una marca idéntica previamente registrada para productos idénticos no será causal de rechazo por parte de la oficina de marcas en Suiza. En este país es el dueño de la marca anterior el que tiene la responsabilidad de oponerse al registro de esta. En el otro extremo tenemos países como Estados Unidos o el Reino Unido, cuyos examinadores suelen darle mayor importancia a la relación entre productos y servicios que a las clases bajo las cuales se busca registrar una marca. En fin, siempre es recomendable buscar la opinión de un experto local para determinar si una marca puede o no registrarse en consideración a las prácticas y políticas locales de cada oficina de marcas.

Incluso existiendo el clasificador de Niza, distintos países han implementado distintas interpretación y prácticas en cuanto a qué constituye una descripción aceptable. Por ejemplo, en China, se sigue el clasificador de Niza pero a su vez las clases se dividen en distintas subclases. Al registrarse una marca uno lo registra en subclases, por ende, en la práctica se da que marcas idénticas de distintos dueños son registradas bajo una misma clase pero en distintas subclases. Para mayor información respecto a las particulares de registrar una marca en China, lea Registro de marcas en China – como prevenir una gran muralla de lamentos.

El nivel de detalle respecto a cómo debe ser la descripción de productos o servicios para el registro de una marca también varía entre las distintas jurisdicciones. Por ejemplo, mientras que una marca en la Unión Europea puede solicitarse para software descargable (“downloadable software”) sin la necesidad de dar mayores detalles, en EEUU se tendría que especificar la finalidad que cumple dicho software para registrarse. Esto lleva entonces que en algunos países la lista de productos termine siendo más larga y detallada en comparación a la descripción de productos o servicios que una misma marca pudiese tener en otro. 

Este artículo solo da una idea general y ejemplos para comprender a grandes rasgos los requisitos y diferencias que existen en los distintos países respecto a la descripción de productos o servicios al solicitar el registro de una marca comercial. En caso que esté interesado en registrar una marca comercial en uno o más países, es altamente recomendable que se ponga en contacto con expertos en materia marcaria para aquellos países que sean de su interés. 

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Autor: Victoire Bauvin Trademark Consultant @ iGERENT